Patentbesvärsrättens avgöranden

Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Tillbaka

Patentbesvärsrätten

Mål

Målnr: 99-254

Beslutsdatum: 2002-02-05

Lagakraft: 2002-04-05

Målet gäller: Upphävande av patent på polyesterharts, förfarande för dess framställning, värmehärdande beläggningskomposition innehållande den samt användning därav.

Ink datum: 1999-06-28

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 9602356-9

PRV beslutsdag: 1999-05-21

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Motsvarighet i grundhandling

Tekniska sökord: Polyesterharts; värmehärdande beläggningskomposition

Lagrum: 13 § och 2 § patentlagen (1967:837)

Måltyp: patent

Utgång: bifall

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Inv 1. Perstorp AB Inv 2.Neste Oxo Aktiebolag

Ombud: 1.Yngve Stenberg, Perstorp AB, Patentavdelningen 2.Göteborgs Patentbyrå Dahls AB

Fler Klagande: Neste Oxo Aktiebolag Ombud: Göteborgs Patentbyrå Dahls AB, Sjöporten 4, 417 64 Göteborg, tel. 031-50 77 00 fax. 031-779 06 40

Motpart

Namn: BHP Steel (JLA) Pty Ltd.

Ombud: Albihns Stockholm AB

Fler Motparter: -

Referat: Intervall, vars lägsta värde hämtats från ett värde i utföringsexempel, har ansetts äga motsvarighet i grundhandlingarna eftersom intervallet inte medför något tekniskt bidrag till uppfinningen. - Ej uppfinningshöjd.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och upphäver patentet.

YRKANDEN

I överklagandet yrkar invändarna att patentet upphävs.

Patenthavaren yrkar att patentet upprätthålls i ändrad lydelse med patentkrav enligt följande att prövas i nämnd ordning

(1) - (4) Patentkrav ingivna den 5 oktober 2001 med beteckningarna alternativ I-IV

(5) - (8) Patentkrav inkomna den 15 augusti 2000 med beteckningarna alternativ I-IV

(9) - (12) Patentkrav ingivna den 5 oktober 2001 med beteckningarna alternativ V-VIII

(13) - (16) Patentkrav inkomna den 15 augusti 2000 med beteckningarna V-VIII.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN

Kravet 1 enligt yrkandet (1) lyder:

"Polyesterharts för användning i en värmehärdande beläggningskomposition, vilken polyester innefattar en reaktionsprodukt av A) en syrakomponent och B) en alkoholkomponent vilken innefattar ett trifunktionellt förgreningsmedel;

varvid syrakomponenten A) består av

a) 90 - 100 mol% av en aromatisk syra eller aromatisk syraanhydrid eller blandning därav och

b) 0 - 10 mol% av en polykarboxylsyra eller polykarboxylsyraanhydrid eller blandning därav,

alkoholkomponenten B) består av

a) åtminstone 60 mol% av en eller flera glykoler valda från neopentylglykolhydroxipivalat och CH3-CH2-C(CH2OH)2-R1, där R1 är en alkyl med 1 till 4 kolatomer och blandningar därav,

b) 0 - 20 mol% neopentylglykol av den totala alkoholkomponenten,

c) och det trifunktionella förgreningsmedlet är närvarande i en mängd av 10 till 20 mol%, räknat på totala alkoholkomponenten."

Invändare I har hävdat att patentkraven har ett flertal formella brister varav endast de väsentligaste berörs här.

Som skäl för bristande motsvarighet i grundhandlingarna anför invändarebolaget följande:

Intervallet 10 till 20 mol% avseende det trifunktionella förgreningsmedlet har inte stöd i grundhandlingarna eftersom värdet 10 hämtats ur de enda två kvarvarande utföringsexemplen där motsvarande värden är 9,6 resp. 10,6 gällande trimetylolpropan. Värdena kan inte generaliseras att gälla samtliga trifunktionella alkoholer och dessutom är 9,6 lägsta värdet och inte 10. Endast intervallet 5 - 15 mol%, som nämns som föredraget, kan anses ha motsvarighet i grundhandlingarna.

Trimellitsyra har i grundhandlingarna hänförts till polykarboxylsyra och kan sedan inte byta grupptillhörighet och inrymmas i aromatiska syror såsom föreslås i flera av de alternativa kravuppsättningarna.

Invändare I har även anfört att uttrycket "består av" måste betyda att de uppräknade alkoholerna tillsammans utgör 100%. Invändarebolaget har också anmärkt att patentkraven 1 ingivna den 15 augusti 2000 är utvidgade i förhållande till de godkända patentkraven eftersom det anges att neopentylglykolen är närvarande i en mängd från 0 till 20 mol%, vilken halt kan uppfattas som ingående i de glykoler som uppgår till minst 60 mol%.

Invändare I har vidare i Patentbesvärsrätten anfört att uppfinningen enligt samtliga patentkravuppsättningar saknar nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till vad som är förut känt genom JP 01-315472 (Dok 1) och JP 88-238099 (Dok 2). Invändaren har därvid i första hand hänvisat till de polyestrar som omfattas av patentkraven. I överklagandet har även US 4 238 583 anförts. Dok 2 har även åberopats av Invändare II.

Patenthavaren har i huvudsak anfört följande.

Stöd för att det lägsta värdet 10 i intervallet 10 - 20 mol% äger motsvarighet i grundhandlingarna finns i de två utföringsexemplen. En sådan bedömning överensstämmer med EPO-praxis. Jfr Longman, European Patents Handbook, 2nd ed. vol. 1, 13.11.15 och EPO:s beslut T201/83, OJ nr 10/1984 och T343/90 publicerat på CD-ROM LEGAL 1993/002. - Uttrycket "består av" i samband med alkoholer i kraven utesluter inte att andra alkoholer än de uppräknade kan ingå.

Enligt Dok 1 är den trifunktionella alkoholen inte nödvändig vilket också visas i tre av sju utföringsexempel. Den uppgår enligt de i hänvisningen angivna intervallen till högst 10 mol% men den högsta halt som förekommer i exemplen är 5 mol%. Användningsområdet för polyestern är ett annat, nämligen hartsbeläggningar på burkar för att förhindra metallkorrosion och att göra burkarna lämpliga för påföring av våt tryckfärg. Föreliggande uppfinning däremot skall framställa kompositioner kapabla att stå emot långvarig exponering för UV-ljus.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

Patentkravet 1 enligt förstahandsyrkandet får förstås så att alkoholkomponenten B, som anges bestå av alkoholerna a) och eventuellt b) samt c), också till 100 mol% utgörs av dessa komponenter. Neopentylglykolen, komponenten B)b), är inte inräknad i halten för komponent B)a) vilket också överensstämmer med vad som framgår av den ursprungliga beskrivningen, s. 2, fjärde st., de fyra sista raderna.

Uppgiften att alkoholkomponenten B) förutom av glykolerna enligt a) och eventuellt b) består av ett trifunktionellt förgreningsmedel i en mängd av 10 till 20 mol% räknat på alkoholkomponenten motsvaras i det ursprungliga kravet 1 av uttrycket "trifunktionellt förgreningsmedel i en mängd av upp till 20 mol%". I grundhandlingarna (s. 4, r. 4-7) anges att förgreningsmedlet inkluderar trimetylolpropan och trimetyloletan och att det trifunktionella förgreningsmedlet är närvarande i "en mängd av från 0 till 20 mol% och mer föredraget från 5 till 15 mol% baserat på det totala alkoholinnehållet". Det får härigenom anses framgå av ansökningen, när den gjordes, att det trifunktionella förgreningsmedlet är en alkohol vars halt räknas på den totala alkoholkomponenten.

Vidare utgör, enligt de i beskrivningen förekommande utföringsexemplen, trimetylolpropan 9,6 resp. 10,6 mol% av det totala alkoholinnehållet. Såsom patenthavaren framhåller har man i EPO:s Boards of Appeal i ett flertal fall godtagit begränsningar av intervall, där gränsvärden hämtats från utföringsexempel såvida dessa värden inte varit beroende av andra komponenter eller betingelser vid de utförda försöken och därför inte kunnat anses gälla för hela det område som omfattas av patentkraven. (Jfr Singer, The European Patent Convention (1995), s. 733, T740/91, första st., Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd ed. 1998, p. 201-203, avsnitt 1.2 och av patenthavaren åberopade besluten T 201/83 och T 343/90). Enligt beslut av Enlarged Board Appeal G 1/93 Off.J. 1994, p. 541-556, är dock en begränsning av ett patentkrav 1 inte tillåten om begränsningen i sig innebär ett tekniskt bidrag till den patentsökta uppfinningen ("If such added feature, although limiting the scope of protection conferred by the patent, has to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it would, in the view of the Enlarged Board, give an unwarranted advantage to the patentee contrary to the above purpose of Article 123(2)EPC" p. 553, punkt 16). En begränsning som inte lämnar ett tekniskt bidrag till uppfinningen tillåts av det skälet att skyddsomfånget därigenom minskar vilket inte är till nackdel för tredje man, men en begränsning som i sig medför att en uppfinning erhåller uppfinningshöjd i förhållande till det som uteslutits genom begränsningen är sålunda inte tillåten. I det aktuella fallet har patenthavaren anfört att halten trifunktionellt förgreningsmedel "är väsentlig för att polyesterhartset skall förgrenas och ge de önskade egenskaperna som eftersträvas av uppfinningen" (inlaga 99.11.11, s. 3, näst sista st.), men något underlag som verifierar att just 10 mol% utgör en kritisk gräns saknas i målet. Eftersom 5 - 15mol% anges som föredraget intervall i grundhandlingarna och även anges i alternativa patentkrav måste patenthavaren, tvärtom, vara av den uppfattningen att polyestrar med avsedda egenskaper erhålles även då halten trifunktionellt förgreningsmedel ligger inom området 5 - 10 mol%. Det får också antas att de egenskaper som är en följd av halten förgreningsmedel inte ändras drastiskt vid 10 mol% utan att de ändras successivt med halten tilltagande förgreningsmedel inom ett vidare intervall.

Rätten finner därför att begränsningen till intervallet 10 till 20 mol% inte innebär något tekniskt bidrag till uppfinningen och att begränsningen följaktligen i och för sig är tillåten.

Genom JP 01-315472 (i engelsk översättning), som får anses komma den aktuella uppfinningen närmast, är ett polyesterharts för användning i en värmehärdande beläggningskomposition förut känt. Hartset innefattar en syrakomponent bestående av en blandning av aromatiska syror i form av isoftalsyra och en annan aromatisk dikarboxylsyra, 0 till 50 mol% alifatisk dikarboxylsyra och 0 till 10 mol% trifunktionell alkohol. Alkoholkomponenten består av en eller två grenade alkoholer med formeln R1C(CH2OH)2R2 där R1 och R2 betecknar alkylgrupper med 1-6 kolatomer t.ex. 2-butyl-2-etyl-1,3-propandiol och neopentylglykol (s. 3, r. 2-6). Neopentylglykol kan uteslutas enligt såväl hänvisningen som enligt det aktuella kravet 1. Patenthavaren har hävdat att högre halter neopentylglykol än 20 mol% använts i hänvisningens utföringsexempel. Av föreliggande beskrivnings exempel framgår dock endast att hartsets egenskaper blir sämre (exempel 11 och 13) om diolerna endast utgörs av neopentylglykol jämfört med egenskaper hos polyestrar enligt uppfinningen. Inte heller i de utföringsexempel i hänvisningen, vilka illustrerar den däri beskrivna uppfinningen, utgörs diolerna av enbart neopentylglykol. Patenthavaren har argumenterat som om endast de polyestrar som förekommer i hänvisningens utföringsexempel är förut kända. En så snäv tolkning av vad som är förut känt kan dock inte göras. En tidigare beskriven uppfinning får anses vara förut känd inom de angivna intervallgränserna såvida inte fackmannen inser att den avsedda effekten inte uppnås och att intervallområdena av den anledningen är felaktiga. I föreliggande fall förekommer f.ö. utföringsexempel i hänvisningen där de ingående komponenternas halter - tagna från skilda exempel - överensstämmer med de snävare intervall som anges i föreliggande patent. Inte heller kan de angivna intervallgränser som innefattas i vad som är förut känt medföra att det patenterade polyesterhartset anses innebära en urvalsuppfinning som berättigar ett patentskydd. Det föreligger nämligen ingen utredning i målet som visar att just dessa intervallgränser medför en oväntad effekt.

Polyesterhartset enligt det aktuella patentkravet 1 skiljer sig sålunda från vad som är förut känt endast i fråga om halten trifunktionell alkohol. Halten uppgår enligt patentkravet till 10 - 20 mol% i stället för 0 - 10 mol%. Denna skillnad kan dock inte anses vara väsentlig i den mening som avses i 2 § patentlagen. Dels är gränsvärdet 10 gemensamt och dels får egenskaperna hos polyestern - såsom anges ovan - antas ändras gradvis utan att 10 mol% utgör en kritisk gräns. I hänvisningen anges visserligen att bearbetbarheten försämras om polykarboxylsyran och polyolkomponenten överstiger 10 mol%. Det är oklart om därmed avses den sammanlagda halten av syra och alkohol, men det är att förvänta att ökande halt förnätningsmedel medför gradvis försämrad bearbetbarhet. Patentkravet 1 enligt yrkandet (1) anger därför inte en patenterbar uppfinning i förhållande till vad som är förut känt genom den engelska översättningen av JP 01-315472.

Samma bedömning gäller de alternativa patentkraven enligt yrkandet (3). I dessa krav liksom i vissa andra alternativa krav har uttrycket "icke aromatisk" införts före "polykarboxylsyra" i kravet 1. Trimellitsyra har i osjälvständiga krav angivits som exempel på en aromatisk syra till skillnad från grundhandlingarna där trimellitsyra anges som exempel på en polykarboxylsyra. Med hänsyn till det nyhetsmaterial som föreligger bortser Patentbesvärsrätten från denna brist vid bedömning av patenterbarheten.

Polyestern enligt patentkravet 1 i yrkandet (2) och yrkandet (4) innefattar den förut kända polyestern eftersom den trifunktionella alkoholen uppgår till 5 - 15 mol% som till en del överensstämmer

med 0 – 10 mol% enligt hänvisningen. Polyestrar som anges i dessa krav 1 är således förut kända. Inte heller dessa patentkrav anger därför en patenterbar uppfinning.

Patentkraven enligt yrkandena (5) - (8) skiljer sig från patentkraven enligt de ovan nämnda yrkandena endast genom att patentkraven är oklart formulerade vad gäller om neopentylglykol skall ingå i halten minst 60 mol% glykol eller inte. Patentkraven måste därför tolkas mot bakgrund av den ursprungliga beskrivningen, av vilken det kan utläsas att neopentylglykol inte skall räknas in i nämnda glykolhalt. Bedömningen av patenterbarheten blir därför densamma som för patentkraven enligt yrkandena (1) - (4).

Enligt patentkraven 1 i yrkandena (9) - (16) utgörs alkoholkomponenten B)a) av 2-butyl-2-etyl-1,3-propandiol (BEPD). Även denna diol nämns i JP 01-315472 (s. 8, r. 4-5), varför inte denna begränsning medför någon väsentlig skillnad som motiverar ett patentskydd.

På grund av vad som är förut känt genom JP 01-315472 kan sålunda ingen av de sexton patentkravsuppsättningar som ingivits anses ange en patenterbar uppfinning.

De självständiga förfarandekraven, vilka inte anger några speciella åtgärder, kan av samma skäl inte anses ange en patenterbar uppfinning. Inte heller kan de självständiga patentkraven avseende metallplåt belagd med värmehärdande beläggningskomposition anses ange en patenterbar uppfinning.

Suzanne Depken Jeanette Bäckvall Rune Näsman

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

Visa mer Visa mindre