Domstols Målregister

Målet gäller: Upphävande av en varumärkesregistrering i form av en förpackningsutstyrsel för godsaker.

Ink datum: 1999-12-10

Reg datum: -

Överklagat: 2001-07-06

PRV:s nummer: 325.011

PRV beslutsdag: 1999-09-24

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: 4483-2001

Beslut: Ej prövningstillstånd

Klass: -

Juridiska sökord: Särskiljningsförmåga; Utstyrsel; Frihållningsbehov; Användning; Telle-quelle; Disclaimer

Tekniska sökord: -

Lagrum: 3 § 1 st, 13 §, 15 § varumärkeslagen (1960:644), Artikel 3.3 och 6 1b EG:s varumärkesdirektiv

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Société des Produits Nestlé S.A.

Ombud: AB Stockholms Patentbyrå

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: Master Foods AB

Ombud: Albihns Malmö AB

Fler Motparter: -

Referat: En förpackningsutstyrsel som har en sådan form att den tekniska funktionen kan ge påtagliga fördelar vid tillverkning eller förpackning av en viss vara har ansetts vara utesluten från varumärkesrättsligt skydd.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Société des Produits Nestlé S.A. (Nestlé) har i Patentbesvärsrätten i första hand yrkat att registreringen skall bestå utan någon disclaimer för förpackningens form men begränsat varuförteckningen till att endast avse konfektyrvaror i form av chokladdragéer i klass 30. Märkesbeskrivningen har ändrats till följande lydelse: ” Märket är tredimensionellt och avser en långsmal hård/styv rörförpackning dekorerad med mot vit bakgrund avbildade chokladdragéer i gult, blått, rött, rosa, violett, brunt, grönt och orange”. I andra hand har Nestlé yrkat att registreringen även skall begränsas till att endast avse en förpackningsstorlek med en diameter om 25 mm och en längd av 138 mm.

Master Foods AB har bestritt ändringsyrkandena.

Nestlé har till grund för sin talan anfört att utstyrseln i sig har erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga samt att registreringen under alla förhållanden bör kunna bestå telle-quelle.

Master Foods har till grund för sin talan anfört att den aktuella utstyrseln saknar tillräcklig särskiljningsförmåga och att det föreligger ett absolut frihållningsbehov för denna. Master Foods har däremot inte motsatt sig att Nestlé får ensamrätt till förpackningsdekoren.

Till utveckling av sin talan har Nestlé bl. a. anfört följande. Nestlé marknadsför chokladdragéer förpackade i ett cylinderformat papprör under varumärket Smarties. Den ifrågavarande utstyrseln har i sig erforderlig särskiljningsförmåga. De använda rörförpackningarna har bidragit till att ge produkten ett eget ansikte. Med avseende på chokladdragéer är förpackningens form varken banal eller betingad av varans art eller form. Det finns inget legitimt skäl till varför det skulle vara fritt för konkurrenter att använda just en långsmal, hård rörförpackning. Det finns en mängd andra sätt att förpacka chokladdragéer. Utstyrseln har i vart fall genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Förpackningen har funnits på den svenska marknaden sedan 1987. Under åren 1997- 1999 har försäljningen i tillverkningsledet uppgått till ca 9,3 miljoner kr, 6,4 miljoner kr respektive 6,5 miljoner kr. Den globala försäljningen av den aktuella produkten uppgick år 1999 till ca 299 miljoner CHF. Marknadsföringskostnaderna uppgick samma år till ca 15,7 miljoner CHF. - Användningen av utstyrseln framgår också av ingivet broschyr- och reklammaterial. Den i målet ingivna marknadsundersökningen utförd av Infratest Burke under december 2000 visar att Nestlés utstyrsel är inarbetad. Av de tillfrågade kunde 37 % spontant associera till Nestlés varumärke Smarties när de fick se en vit rörformad tub av det format som omfattas av andrahandsyrkandet. Efter det att de tillfrågade som inte uppgett Smarties eller Nestlé blev upplysta om att den innehöll chokladdragéer kunde ytterligare 11 % uppge varumärket Smarties. Även de ingivna intygen från ICA Handlarnas AB, ICA Meny AB och AC Nielsen AB styrker att utstyrseln är inarbetad. Den aktuella utstyrseln är registrerad i ett stort antal länder.

Till utvecklande av sin talan har Master Foods bl.a. anfört följande. Att medge Nestlé en registrering utan disclaimer innebär att bolaget kan åberopa en ensamrätt till formen i fråga och därmed förbjuda alla inom konfektyrbranschen att använda denna form. Detta faller på sin egen orimlighet eftersom det föreligger ett klart frihållningsbehov för förpackningar i rör- eller cylinderform. Konfektyrer har under långa tider sålts i rör- eller cylinderformade förpackningar. Vidare har förpackningens storlek ingen betydelse för utstyrselns särskiljningsförmåga. Att rör- eller cylinderformade förpackningar är vanliga på marknaden visar de av Master Foods ingivna reklam- och broschyrmaterialet. Den av Nestlé åberopade marknadsundersökningen är inte representativ för omsättningskretsen eftersom den bl.a. omfattar ett för litet antal personer, geografiskt begränsats till att endast omfatta fyra utvalda storstäder samt saknar relevanta kontrollfrågor. Varken åberopade omsättningssiffror, uppgifter om marknadsföringskostnader eller företagen marknadsundersökning visar att utstyrseln fungerar som ett kännetecken. Oavsett vad ingiven utredning visar när det gäller användningen så föreligger emellertid ett absolut frihållningsbehov för den aktuella förpackningens form.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

En grundläggande förutsättning för varumärkesskydd är enligt 13 § första stycket varumärkeslagen (VmL) att det märke som söks skyddat har särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till att märket kan ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Vissa former är emellertid uteslutna från ett varumärkesrättsligt skydd enligt 13 § andra stycket VmL.

I kravet på särskiljningsförmåga ligger en intresseavvägning mellan det allmänna intresset av frihållning och det enskilda intresset av ensamrätt. Exempelvis är vissa ord och beteckningar av det slaget att alla som är verksamma på ett visst varuområde har ett behov av att kunna använda dem. Sådana ord och beteckningar bör därför primärt hållas fria för att främja en effektiv konkurrens (13 § 1 st. VmL). De kan dock genom användning förvärva särskiljningsförmåga och därigenom uppfylla kraven för registrering. Att hänsyn tas till att ett märke kan förvärva särskiljningsförmåga innebär att den enskildes intresse av skydd anses väga tyngre än det allmänna intresset av frihållning. Ensamrätten till ett varumärke som består av t.ex. ett beskrivande ord kan således hindra att någon annan använder ordet som kännetecken för sina varor. Ensamrätten hindrar emellertid inte att andra använder ordet som beskrivande beteckning vid marknadsföring av sina varor (3 § 1 st. VmL tolkad i ljuset av artikel 6.1 b i EG:s varumärkesdirektiv). Det innebär att ensamrätten är begränsad på ett sätt som är ägnat att garantera en effektiv konkurrens.

Även utstyrslar kan i och för sig förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Ensamrätten till en utstyrsel hindrar på samma sätt som ensamrätten till t.ex. ett ordmärke att någon annan använder den som ett kännetecken. Ensamrätten till en utstyrsel är emellertid inte begränsad till användning som kännetecken (3 § 1 st. VmL och artikel 6 i EG-direktivet e contrario). Detta torde hänga samman med att det normalt inte är möjligt att skilja mellan användningen som kännetecken och annan användning. Exempelvis innebär användning av en utstyrsel, som sker i syfte att tillhandahålla en vara i en funktionell förpackning, också att utstyrseln kan komma att uppfattas som ett kännetecken för varan. Frihållningsbehovet gör sig således gällande med särskild styrka när det gäller utstyrslar, eftersom en ensamrätt till formen på en vara eller en förpackning i praktiken kan skapa ett produktmonopol, se Patentbesvärsrättens dom den 18 maj 1999 i mål 94-525—526 (varuutstyrseln Olga). Brister i särskiljningsförmågan i detta avseende kan inte heller avhjälpas genom användning (13 § 2 st. VmL samt artikel 3.3 i EG-direktivet e contrario).

Bestämmelserna enligt vilka vissa former är undantagna från skydd bör tolkas så att de främjar samma helhetsresultat som övriga immaterialrättsliga bestämmelser om ensamrättens uppkomst och omfattning, dvs. att främja en effektiv konkurrens. Det innebär bl.a. att varumärkesskydd inte bör komma i fråga för sådana former som i praktiken kan ge upphov till ett produktmonopol. Former som genom sin tekniska funktion kan ge påtagliga fördelar vid tillverkning eller förpackning av en viss vara bör därför vara uteslutna från ett varumärkesrättsligt skydd med avseende på sådana varor. Av detta följer bl.a. att många av de i och för sig enkla former på varor eller förpackningar som av hävd används inom en viss bransch är uteslutna från varumärkesskydd. Och detta gäller även om det i och för sig är möjligt att utforma varan eller förpackningen på mer än ett sätt. Att medge ett skydd för sådana former skulle nämligen kunna innebära att andra som använt sådana former i sin marknadsföring tvingades att ändra formen på sin vara eller förpackning. En annan sak är att distinktiva element hos en vanligt förekommande grundform kan vara föremål för ensamrätt. Angående frihållningsbehovet för utstyrslar, se vidare Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999 s. 544 f.

Chokladdragéer och andra konfektyrvaror har under lång tid tillhandahållits i rörformade förpackningar av varierande storlekar, uppenbarligen som en följd av att rörformen är lämplig som förpackning för varor av detta slag. Rörformen har därmed en sådan teknisk funktion som gör att den som sådan inte bör vara föremål för varumärkesrättslig ensamrätt med avseende på konfektyrvaror. Patentbesvärsrätten finner lika med Patentverket att en registrering av den sökta utstyrseln utan disclaimer kan föranleda ovisshet om skyddets omfattning. Eftersom Nestlé inte heller i Patentbesvärsrätten förklarat sig villigt att medge erforderlig disclaimer kan överklagandet inte bifallas enligt förstahandsyrkandet. Den av Nestlé i andra hand gjorda begränsningen ändrar inte denna bedömning.

Av bestämmelsen i 2 § andra stycket 2 förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. följer att registreringen inte heller kan bestå telle-quelle.

Överklagandet skall på grund av det anförda lämnas utan bifall.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Eva Hammar

Referent

Enhälligt

ak

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

Visa mer Visa mindre