Domstols Målregister

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen PENETRON.

Ink datum: 2000-12-01

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 332.594

PRV beslutsdag: 2000-09-29

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Ond tro

Tekniska sökord: -

Lagrum: 14 § 1 st 7) varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Penetron Group Inc.

Ombud: Torgny Dahlberg Rignells Advokatbyrå HB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: ICS/Penetron International Limited

Ombud: Anders Brynje, Quist Stanbrook Advokatfirman HB

Fler Motparter: -

Referat: Trots att flera omständigheter talade för att ICS vid ansökningstillfället känt till Penetron Groups användning av varumärket PENETRON har PBR inte funnit det styrkt att så varit fallet.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

ICS/Penetron International Ltd (ICS) ansökte den 25 november 1998 om registrering av varumärket PENETRON. Patentverket beviljade den 20 augusti 1999 ICS registrering av det sökta varumärket. Penetron Group Inc. (Penetron Group) framställde den 19 oktober 1999 invändning mot den för ICS beviljade varumärkesregistreringen. Patentverket avslog genom överklagande beslutet, den 28 september 2000, Penetron Groups invändning.

ICS väckte den 25 maj 1999 vid Hässleholms tingsrätt talan angående varumärkesintrång mot Wyke Konsult AB, som på uppdrag av Penetron Group marknadsfört betongtätningsmedel under varumärket PENETRON i Sverige. Målet vid tingsrätten har vilandeförklarats i avvaktan på att frågan om upphävande efter invändning avgörs.

Yrkanden

Penetron Group har i Patentbesvärsrätten vidhållit yrkandet att registreringen av varumärket 332.594 PENETRON skall upphävas.

ICS har bestritt ändring.

Grunder

Penetron Group har hållit fast vid att ICS ansökt om registrering av varumärket PENETRON med vetskap om att Penetron Group redan dessförinnan använde PENETRON som varumärke för betongtätningsmedel.

ICS har förnekat att bolaget hade kännedom om att Penetron Group vid ansökningstillfället använt sig av ett varumärke identiskt med bolagets eget märke.

För det fall Patentbesvärsrätten skulle finna att ICS haft sådan vetskap har ICS gjort gällande att bolaget använt sitt varumärke innan Penetron Group tog dess märke i bruk.

Penetron Group har bestritt att ICS var först med att använda varumärket PENETRON.

Utveckling av talan

I frågan huruvida ICS vid sin ansökan hade vetskap om att Penetron Group använde varumärket PENETRON för betongtätningsmedel har parterna hänvisat till vad de anfört i Patentverket samt tillagt i huvudsak följande.

Penetron Group

ICS lämnade den 25 november 1998 in sin ansökan om registrering av varumärket PENETRON sedan bolaget genom sin agent i Sverige, Scan-Clean Saneringsteknik AB, fått kännedom om att Penetron Group använde sig av varumärket PENETRON. Detta framgår av att ICS i sin stämningsansökan till Hässleholms tingsrätt anförde att bolaget ”sedan senhösten 1998” ägt kännedom om att Penetron Group använde varumärket PENETRON. ICS hänvisade därvid till ett brev från Penetron Group, genom Wyke Konsult AB, till Banverkets projektledning i Båstad. Brevet är daterat den 4 november 1998 och inkom till Banverket den 6 november 1998. Av brevet framgick bl.a. att Penetron Group tillhandahöll ett betongtätningsmedel under märket PENETRON. Tidpunkten för ICS ansökan sammanföll med den tidpunkt då bolaget hade fått vetskap om Penetron Groups användning av märket. Wyke Konsult AB inledde på uppdrag av Penetron Group förhandlingar med Banverket i april 1998.

Det framgår alltså att ICS ansökan sammanfaller i tiden

med uppgiven kännedom och att det är betydligt mera sannolikt att ICS vetskap resulterade i en ansökan om registrering av varumärket PENETRON än att dessa omständigheter sammanföll av en tillfällighet. ICS påstående om att bolaget inte känt till Penetron Groups användning av varumärket PENETRON vid ansökningstillfället måste också anses väga mycket lätt med hänsyn till den mängd oriktiga och felaktiga uppgifter som ICS lämnat i saken.

ICS

Under våren 1998 blev Scan-Clean Saneringsteknik AB agent för ICS i Sverige. I augusti 1998 inledde Scan-Clean Saneringsteknik AB på uppdrag av ICS förhandlingar med Banverket avseende tätning av tunneln i Hallandsåsen, vilka förhandlingar fortgick under mycket lång tid. Med hänsyn till förhandlingarna med Banverket och till att Sverige framstod som en lämplig marknad för försäljning av produkten PENETRON föll det sig naturligt för ICS att i november 1998 inge en ansökan om registrering av varumärket i Sverige.

När diskussionerna med Banverket pågått en tid blev Scan-Clean Saneringsteknik AB varse att någon vid namn Wyke också varit i kontakt med Banverket beträffande en produkt som denne kallade PENETRON. Detta framfördes så småningom till ICS, men inte förrän bolagets varumärkesansökan hade lämnats in. ICS ägde därför ingen kännedom om Penetron Groups användning av varumärket PENETRON då ansökan om varumärkesregistrering gavs in till Patentverket.

Penetron Group

Att ScanClean Saneringsteknik AB först ”så småningom” till ICS framförde beskedet att någon annan använde varumärket PENETRON framstår som en tillrättaläggning av händelseförloppet. ICS skulle knappast ha kunnat behålla förtroendet för

ScanClean Saneringsteknik AB om bolaget underlåtit att omedelbart rapportera till ICS att en konkurrent använde samma benämning. Det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel genom ICS egna uppgifter att bolaget var i ond tro vid sin ansökan om registrering av varumärket.

DOMSKÄL

Enligt bestämmelsen i 14 § 1 stycket 7 varumärkeslagen föreligger hinder mot varumärkesregistreringen om det sökta märket är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av annan, samt ansökningen gjordes med vetskap härom och sökanden ej använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. Det åligger den som påstår att registreringssökanden haft sådan vetskap att styrka detta.

Patentbesvärsrätten konstaterar till att börja med, i likhet med Patentverket, att ICS varumärke PENETRON är identiskt med Penetron Groups varumärke PENETRON samt att de båda märkena omfattar varor av samma slag, bl.a. betongtätningsmedel. ICS varumärke är följaktligen förväxlingsbart med Penetron Groups märke.

Det är ostridigt mellan parterna att Penetron Group vid tidpunkten för ICS ansökan om varumärkesregistrering använde varumärket PENETRON för betongtätningsmedel. Frågan är då om ICS vid sin ansökan om varumärkesregistrering den 25 november 1998 kände till att Penetron Group använde sitt varumärke för betongtätningsmedel.

Penetron Group har anfört att ICS, enligt sina egna uppgifter, i samband med förhandlingar med Banverket under hösten 1998 fick kännedom om att Penetron Group använde sitt varumärke för betongtätningsmedel samt har i målet gjort gällande att ICS härigenom hade kännedom om denna märkesanvändning vid tiden för sin varumärkesansökan. ICS har vitsordat uppgiften att bolaget i samband med förhandlingar med Banverket under senhösten 1998

fick kännedom om Penetron Groups användning, men har invänt att ICS fick denna kunskap först efter ansökningsdagen.

Bedömningen av frågan om ICS i samband med förhandlingarna med Banverket och före ansökningsdagen fick vetskap om att Penetron Group använde varumärket PENETRON bör göras i ljuset av de mellan parterna ostridiga förhållandena, att ägarna till de båda bolagen tidigare verkat tillsammans i ett bolag som producerat och marknadsfört betongtätningsmedel under varumärket PENETRON, samt att dessa ägare sedan samarbetet upphört 1990 var för sig fortsatt att vara verksamma i bolag som tillhandahållit sådana produkter. Vidare bör beaktas att den som är verksam inom en viss bransch normalt har god kunskap om de kännetecken som används i branschen, särskilt de som är verksamma i företag som tillhandahåller varor av ett speciellt slag och som vänder sig till en begränsad avnämarkrets såsom den krets som efterfrågar betongtätningsmedel.

Redan det förhållandet att båda bolagen, enligt vad som framgår av deras egna uppgifter, samtidigt hade varit i förbindelse med Banverket i ca tre månader när ICS gav in sin ansökan om varumärkesregistrering tyder på att ICS då hade vetskap om att Penetron Group använde varumärket PENETRON. Härtill kommer att ICS - i samband med att ICS redogjort för det sätt på vilket bolaget skulle ha fått kännedom om Penetron Groups användning av varumärket PENETRON - hänvisat till ett brev från Wyke Konsult AB som inkom till Banverket den 6 november 1998. Sammantaget talar vad som nu anförts starkt för att ICS i samband med förhandlingarna med Banverket och före ansökningsdagen kände till att Penetron Group använde varumärket PENETRON för betongtätningsmedel.

Varken de nu angivna omständigheterna eller vad som i övrigt förekommit innefattar dock mot ICS bestridande någon säker hållpunkt för slutsatsen att ICS vid sin ansökan hade vetskap om att Penetron Group använde varumärket PENETRON för betongtätningsmedel.

På grund av det anförda skall överklagandet lämnas utan bifall.

Alf Linder Jeanette Bäckvall Per Carlson

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

LC Visa mer Visa mindre