Domstols Målregister

Målet gäller: Registrering av ett figurmärke.

Ink datum: 2001-09-13

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 95-13439

PRV beslutsdag: 2001-07-12

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Figurmärke, färg, användning, telle-quelle

Tekniska sökord: -

Lagrum: 13 § varumärkeslagen (1960:644), 2 § 2 st förordning (1970:495) om utländska varumärken

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Dunhill Tobacco of London Limited

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB ändr. 02-06-20 ak

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: Det sökta märket i form av en tvåfärgad ramfigur har ansetts ha en mycket enkel utformning. Inte heller färgutförandet har ansetts medföra att märket i sig äger för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Den bristande särskiljningsförmågan har inte ansetts avhjälpt genom användning. Inte heller har förutsättningar för en registrering telle-quelle ansetts föreligga. Ordföranden var skiljaktig och ansåg att märket inte helt och hållet saknade särskijningsförmåga och att tredje man inte genom en registrering blev förhindrad att marknadsföra sina varor och tjänster och att förutsättningar därför fanns att registrera märket telle-quelle. Eftersom sökanden inte genom hemlandsbevis i original styrkt sin hemlandsregistrering och då ordföranden blivit överröstad när det gällde frågan om sådant hemlandsbevis skulle inhämtas har ordföranden inte funnit förutsättningar för reg. telle-quelle.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Dunhill Tobacco of London Limited har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen i första hand med den varuförteckning som omfattas av överklagade beslutet och i andra hand begränsad till att endast avse cigaretter i klass 34.

Dunhill har till grund för sin talan anfört att utstyrseln i sig har erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga samt att registreringen under alla förhållanden bör kunna bestå telle-quelle.

Dunhill har till utvecklande av sin talan anfört bl.a. följande.

Färgen på produkters förpackningar utgör allmänt en mycket viktig faktor när det gäller möjligheten att individualisera varor i konsumentledet. När det gäller tobaksvaror är färgvalet och utformningen av märket särskilt viktigt. En distinkt färg och ett särskilt utförande kan vara direkt avgörande för kunden i hans val. Dunhills märke består av två guldfärgade och ett bourgognerött fält i rektangulär form av olika bredd som inramar ett stort bourgognerött fält. Kombinationen av guld och bourgognefärg är mycket specifik i sitt sammanhang och torde därför vara registrerbar per se. Märket är i sitt specifika utförande ägnat att uppfattas som ett individualiseringsmedel och skiljer sig från alla andra cigarettförpackningar.

Det sökta varumärket började att användas i Sverige 1986. Under perioden 1994 till 2000 såldes i lander cirka 30 miljoner cigaretter med det sökta märket. Under åren 1999 och 2000 uppgick marknadsföringskostnaderna över hela världentill närmare 1,6 miljarder kr. Användningen av märket har lett till att det blivit inarbetat i Sverige såsom kännetecken för Dunhills tobaksvaror.

Att märket är inarbetat bestyrks av ett intyg från Tobaksleverantörsföreningen dagtecknat den 20 mars 2002.

DOMSKÄL

Av 13 § första stycket varumärkeslagen (VmL) följer att ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande skall i och för sig inte anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Det sökta märket består av en ramfigur i form av ett bourgognerött rektangulärt fält inramat av två guldfärgade och ett bourgognefärgat fält. Det sökta figurutförandet av märket är mycket enkelt. Frågan är om färgsättningen av märket har medfört att detta i sig äger för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tobaksvaror som omfattas av ansökningen.

Patentbesvärsrätten har genom bl.a. ett avgörande den 3 september 2002 i mål nr 99-002 angående registrering av ett färgmärke (rosa färgnyans) konstaterat att en färg i sig kan vara registrerbar som ett varumärke om nyansen framstår som mycket ovanlig eller när den framstår så i det aktuella sammanhanget.

Det är vanligt på tobaksområdet att förpackningar m.m. är utförda i olika färgkombinationer. Det är också vanligt att använda guldfärg i kombination med en annan färg för att antyda att det är fråga om mera lyxiga varor. Patentbesvärsrätten finner därför att Dunhills figurmärke med färgkombinationen bourgognerött/guld i samband med de sökta tobaksvarorna inte i sig kan anses äga för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Av utredningen i målet framgår att det sökta märket använts sedan 1986 och att det under tidsperioden 1994-2000 sålts ca 30 miljoner cigaretter i Sverige med det aktuella varumärket, vilket motsvarar 1,5 miljoner förpackningar eller 214 000 förpackningar/år.

Tobaksleverantörsföreningen – som är en oberoende branschförening för tobaksföretag verksamma i Sverige – har i ett intyg dagtecknat den 20 mars 2002 anfört att Dunhills varumärke kommit att bli mycket känt för bolagets tobaksvaror av alla aktörer på marknaden, såväl leverantörer och detaljister som konsumenter, samt att märket enligt föreningens mening är inarbetat i Sverige såsom kännetecken för Dunhills varor.

Med hänsyn till den kännedom som Tobaksleverantörsföreningen i sin egenskap av branschförening får förutsättas ha om både leverantörer och detaljister på tobaksområdet här i landet utgör föreningens uppgifter ett starkt stöd för att Dunhills märke bland dessa uppfattas som ett kännetecken för bolagets tobaksvaror. Det kan emellertid inte utan vidare förutsättas att föreningen har sådan kunskap om konsumenterna, i vart fall inte när det gäller frågan om huruvida de uppfattar ett varumärke av det nu aktuella slaget som kännetecken för tobaksvaror. Inte heller framgår det vilket underlag föreningen haft för sin slutsats att märket kommit att bli mycket känt som varumärke för Dunhills tobaksvaror även bland konsumenterna. Vid dessa förhållanden kan föreningens uppgifter – vare sig ensamma för sig eller i förening med utredningen i övrigt – inte läggas till grund för slutsatsen att Dunhills märke genom användning kommit att uppfattas som ett kännetecken för bolagets tobaksvaror i hela omsättningskretsen.

Patentbesvärsrätten finner alltså inte visat att märkets bristande särskiljningsförmåga kan anses ha blivit avhjälpt genom användning.

Av bestämmelsen i 2 § andra stycket 2 förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. följer att hinder av samma skäl föreligger mot registrering enligt telle-quelleregeln. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Stig Bragnum

Skiljaktig; Referent

se prot.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

ak

Målet föredras av referenten och avgörs, se dom.

Patenträttsrådet Carlson är skiljaktig i frågan huruvida Dunhills märke kan registreras telle-quelle och anför följande.

Patentbesvärsrätten har i sitt avgörande den 7 november 2000 i mål nr 00-042 (registrering av en förpackningsutstyrsel) funnit att det inte kan anses finnas några hinder mot att i större utsträckning än tidigare tillåta registrering telle-quelle, bl.a. när det gäller utstyrslar, under förutsättning att den ensamrätt som registreringen ger inte leder till ett produktmonopol. Enligt min mening finns det ett utrymme att tillämpa registrering telle-quelle även i fråga om figurmärken, i vart fall under förutsättning att en

registrering inte medför något otillbörligt hinder för tredje man att marknadsföra sina varor och tjänster.

Dunhills märke har genom sitt enkla utförande i sig tämligen svag ursprunglig märkeskaraktär. Bolagets märke kan emellertid inte anses helt och hållet sakna särskiljningsförmåga för de varor det avser. Och en registrering av märket skulle heller inte medföra något otillbörligt hinder för tredje man att marknadsföra sina varor och tjänster. Det krav på särskiljningsförmåga som finns för registrering av märket telle-quelle är därför enligt min mening uppfyllt.

En nödvändig förutsättning för en registrering telle-quelle är dock att den som begär registrering styrker att det finns en s.k. hemlandsregistrering (2 § fjärde stycket förordningen (1979:495) om utländska varumärken m.m.). Dunhill har åberopat en obestyrkt kopia av ett hemlandsbevis enligt vilket märket är registrerat för cigaretter (i klass 34) i bolagets hemland Storbritannien. Med utgångspunkt i denna handling skulle alltså märket kunna registreras telle-quelle i Sverige för cigaretter i enlighet med Dunhills yrkande i andra hand. Dunhill bör därför enligt min mening beredas tillfälle att styrka sin hemlandsregistrering, t.ex. genom att förete ett hemlandsbevis i original. Överröstad i denna fråga konstaterar jag att Dunhill inte styrkt sin hemlandsregistrering och att det därför inte finns förutsättningar för registrering telle-quelle.

Som ovan

Jeanette Bäckvall

Prot. uppvisat 2002/

PC

Visa mer Visa mindre