Patentbesvärsrättens avgöranden

Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Tillbaka

Patentbesvärsrätten

Mål

Målnr: 02-300

Beslutsdatum: 2004-02-20

Lagakraft: 2004-04-21

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen HIRUDERM.

Ink datum: 2002-06-17

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 339.779

PRV beslutsdag: 2002-04-11

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Förväxling; ordmärken; inarbetning

Tekniska sökord: -

Lagrum: 14 § 1 st 6 och 2 § varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Sankyo Pharma GmbH

Ombud: Zacco Sweden AB (Stockholms Patentbyrå Zacco AB) ändr. 02-11-18 ak

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: Höglandets Cost & Medic Aktiebolag

Ombud: Patentbyrån Y Wallengren AB

Fler Motparter: -

Referat: Varumärket HIRUDERM för kosmetiska hudvårdspreparat i klass 3 har ansetts vara inte förväxlingsbart med varumärket HIRUDOID LUITPOLD-WERK för bl.a. läkemedel samt kemiska produkter för medicinska och hygieniska ändamål i klass 5. Tillika fråga om inarbetning av varumärket HIRUDOID.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Yrkanden

Sankyo Pharma har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket HIRUDERM skall upphävas.

Höglandets Cost & Medic har bestritt ändring.

Grunder

Sankyo Pharma har till grund för sin talan här hållit fast vid att det nu registrerade varumärket HIRUDERM är förväxlingsbart med dels varumärket HIRUDOID LUITPOLD-WERK, registrerat för bl.a. ”läkemedel, kemiska produkter för medicinska och hygieniska ändamål” i klass 5, och dels varumärket HIRUDOID, varvid bolaget gjort gällande att detta märke vid tiden för Höglandets Cost & Medics ansökan om registrering av varumärket HIRUDERM var inarbetat för läkemedel mot ”hematom, tromboflebiter, infusions- och injektionsflebiter”, dvs. blåmärken, samtidiga inflammationer och propp- eller trombbildningar i ytliga vener samt infusions- eller injektionsinflammationer i ytliga vener.

Höglandets Cost & Medic har bestritt att varumärket HIRUDERM är förväxlingsbart med något av varumärkena HIRUDOID LUITPOLD-WERK och HIRUDOID samt har bestritt att det sistnämnda märket på ansökningsdagen var inarbetat för de varor som det avser.

Utveckling av talan

Sankyo Pharma

Frågan om inarbetning av varumärket HIRUDOID m.m.

Varumärket HIRUDOID LUITPOLD-WERK registrerades den 7 november 1952 och avser bl.a. ”läkemedel, kemiska produkter för medicinska och hygieniska ändamål” i klass 5. På det sätt som var vanligt då togs firmaorden LUITPOLD-WERK in som en del av varumärket. Sedan bolaget år 1957 bytt ägare och firma har endast HIRUDOID använts vid marknadsföringen av det läkemedel som märket avser. I enlighet med uppgifterna om indikationer i FASS är HIRUDOID ett läkemedel som används mot hematom och tromboflebiter samt mot infusions- och injektionsflebiter.

HIRUDOID beskrivs i FASS som en ”antikoagulans” för ”varixbehandling” och är där hänförligt till klass C05B. Av uppgifterna i FASS om läkemedlets farmakodynamik framgår att det har en ”antitrombotisk effekt genom sin verkan på koagulations- och fibrinolyssystemen” och att det ”motverkar bildandet av ytliga tromber, påskyndar deras upplösning, avlägsnar lokala inflammatoriska processer och påskyndar resorption av hematom och svullnad”. HIRUDOID är alltså ett läkemedel som appliceras på huden, men det är inte en hudvårdsprodukt som ingår i den svenska ”kosmetik & hygienmarknaden, sektor hudvård”.

Omsättningskretsen för de varor som tillhandahålls under varumärket HIRUDOID utgörs av dels de personer som normalt kan tänkas köpa den ifrågavarande produkten och dels av de personer som är verksamma inom den bransch som handlar med produkten. Det innebär att omsättningskretsen består av kvinnor mellan 30 och 70 år som lider av hematom och tromboflebiter och infusions- och injektionsflebiter samt av läkare och annan sjukvårdspersonal, apotekare och receptarier, läkemedelstillverkare, distributörer och agenter.

Den omständigheten att alla kvinnor i det aktuella åldersintervallet kan drabbas av åderbråck och framför allt blåmärken betyder inte att de skall anses tillhöra omsättningskretsen. Det är först när konsumenten drabbats av besvärande åderbråck eller hematom, som hon/han vänder sig till en läkare eller apotekspersonal och frågar efter något lämpligt medel mot besvären. Märket HIRUDOID riktar sig inte till personer med andra typer av problem. Inte heller alla de som någon gång köper hudvårdspreparat kan anses tillhöra omsättningskretsen.

Under de senaste åren har varje år mer än 200 000 förpackningar sålts under varumärket HIRUDOID. Exempelvis såldes under åren 1995-1999 respektive 202 416 st., 224 993 st., 206 946 st., 215 766 st. och 225 108 st. förpackningar. Läkemedlet säljs i två olika förpackningsstorlekar, en om 50 g som kostar 57 kr och en om 100 g som kostar 83 kr 50 öre. Försäljningsvärdet för år 1999 kan beräknas till sammanlagt ca 12 miljoner kr.

Under de senaste åren har HIRUDOID marknadsförts genom annonser i både dagspress och andra tidskrifter, inbegripet facktidskrifter. Av bolagets ”kostnads- och införingsplan” för åren 1994-2001 framgår närmare i vilka tidningar och med vilken frekvens reklam för HIRUDOID förekommit. Under år 1991 gjordes även TV-reklam där en 15 sekunder lång reklamfilm visades 40 gånger i TV-4 under veckorna 19-24. I genomsnitt har en halv miljon kr spenderats per år på marknadsföringen av HIRUDOID. Vidare skall beaktas att uppgifterna om HIRUDOID i FASS bidrar till kännedomen om varumärket.

Sammanfattningsvis anser Sankyo Pharma att HIRUDOID inom en betydande del av den berörda omsättningskretsen är känt som beteckning för det läkemedel mot hematom och tromboflebiter och infusions- och injektionsflebiter som tillhandahålls under märket samt att HIRUDOID således är inarbetat som varumärke här i landet för den aktuella varan.

Frågan om förväxling

HIRUDERM används för kosmetiskt generande blåmärken, kärl som brister, rodnader och missfärgningar och HIRUDOID används för att påskynda upplösning och tillbakagång av blåmärken samt inflammationer och blodproppar i ytliga vener. Båda salvorna skall appliceras på och masseras in i huden. Att det föreligger varuslagslikhet är det ingen som helst tvekan om, då det rör sig om identiska varor i form av salvor med samma användningsområde. Varor i klass 3 enligt den s.k. Niceöverenskommelsen anses sålunda vara av liknande slag som varor i klass 5, eftersom det skulle vara ytterst olyckligt om kännetecken för varor tillhörande klass 3 skulle förväxlas med kännetecken för varor i klass 5.

De båda märkena är lika långa (8 bokstäver) och de har prefixet HIRUD och fem av de inledande bokstäverna gemensamt. Hirudo betyder visserligen igel på latin och hirudinea eller hirudin är ett ämne som kan härledas till blodigeln. Förledet HIRUD i bolagets märke framstår dock som ett fantasiord, då det för de flesta är ett främmande och ovanligt ord. Förledet i märket är dessutom den märkesdel konsumenterna minns. När konsumenterna därför ser eller hör talas om en produkt vid namn HIRUDERM med precis samma användningsområde som HIRUDOID, är det helt naturligt att de tror att det rör sig om produkter med samma ursprung.

Patentstyret i Norge har vid prövning av frågan om giltighet i Norge av Höglandets Cost & Medics internationella registrering 726 862 HIRUDERM funnit att detta märke är förväxlingsbart med Sankyo Pharmas norska varumärkesregistrering 45421 HIRUDOID samt att den internationella registreringen inte kan gälla i Norge.

Höglandets Cost & Medic

Frågan om inarbetning av varumärket HIRUDOID m.m.

Höglandets Cost & Medic vitsordar vad Sankyo Pharma anfört om registreringen av HIRUDOID LUITPOLD-WERK som riktigt i och för sig. Bolaget vitsordar också riktigheten av vad Sankyo Pharma anfört om uppgifterna angående HIRUDOID i FASS. HIRUDOID avser alltså en salva som appliceras på huden och som används mot bl.a. åderbrock och blåmärken. Således är det fråga om en salva för hudvård hänförlig till varuområdet för hudvårdsprodukter.

Att den vara som HIRUDOID avser är en hudvårdsprodukt bekräftas av att Sankyo Pharma självt i ett ärende i Patentverket angående upphävande av varumärkesregistreringen 354.980 HIRUDINOL beskrivit sitt läkemedel som ”en medicinsk hudvårdsprodukt i klass 5”. Det bekräftas också av bl.a. de annonser som Sankyo Pharma givit in i målet enligt vilka användning av HIRUDOID skall ge ”snyggare ben”. Det sätt på vilket HIRUDOID marknadsförs ger därmed konsumenterna uppfattningen att preparatet är ett skönhetsmedel. För övrigt framgår av bolagets ”kostnads- och införingsföringsplan” att reklamen har en målgrupp som omfattar kvinnor vilka är ”intresserade av skönhetsvård”.

Utgångspunkten är att omsättningskretsen omfattar alla de potentiella köpare som kan komma att köpa en viss produkt. Åderbrock, men framför allt blåmärken, är något alla kan drabbas av, både unga och gamla. Mot denna bakgrund skall omsättningskretsen i detta fall bestämmas till samtliga kvinnor mellan 30 och 70 år. Inte bara de kvinnor i detta intervall som som lider av hematom och tromboflebiter och infusions- och injektionsflebiter, särskilt som det är oklart hur en sådan grupp i praktiken är sammansatt. Vid utgången av år 2002 fanns det i Sverige ca 2 350 000 kvinnor mellan 30 och 70 år. Det åligger Sankyo Pharma att bevisa att märket är känt inom en betydande del av denna krets.

Höglandets Cost & Medic vitsordar de uppgifter som Sankyo Pharma åberopat om antalet försålda förpackningar och om att försäljningen år 1999 uppgick till ett sammanlagt värde av ca 12 miljoner kr. Bolaget vill dock understryka att endast den försäljning är relevant som ägt rum före den 27 oktober 1999, dvs. före ansökningsdagen för HIRUDERM. Höglandets Cost & Medic vitsordar vidare att Sankyo Pharma infört de annonser som bolaget åberopat kopior av och att bolaget i den omfattning det påstått låtit visa den i målet åberopade reklamfilmen. Höglandets Cost & Medic vitsordar också uppgifterna i Sankyo Pharmas ”kostnads- och införingsplan”, utom såvitt avser uppgiften att marknadsföringskostnaderna uppgått till ca en halv miljon kr per år.

HIRUDOID är ett läkemedel som uteslutande försäljs genom Apoteket AB. Försäljningen av HIRUDOID skall därför i första hand jämföras med försäljningen av andra läkemedel, företrädesvis sådana som är inriktade på hudvård. Enligt bl.a. Apotekets statistik angående läkemedelsförsäljningen i Sverige avseende sjukdomsområdet ”hud”, uppgick försäljningen på detta område till 401 miljoner kr år 1990, 694 miljoner kr år 1995, 628 miljoner kr år 1997 och till 494 miljoner kr år 2001. Inom den läkemedelsgruppen stod alltså HIRUDOID för ca två (2) procent av försäljningen vid en beräkning med utgångspunkt i de försäljningssiffror som Sankyo Pharma redovisat i målet.

Av försäljningsstatistik från Kemisk Tekniska Leverantörförbundet framgår, att försäljningen i Sverige av hudvårdspreparat under vart och ett av åren 1997-1999 uppgick till ca 1,2 miljarder kr. Det har inte kunnat utrönas huruvida Apotekets försäljning ingår i denna försäljningssumma. Under antagande att så är fallet ger redovisad försäljning till följd att HIRUDOID:s marknadsandel, baserat på Sankyo Pharmas uppgifter om försäljningsvolym, är ca en (1) procent. De varor som tillhandahålls under varumärket HIRUDOID har alltså endast en obetydlig marknadsandel.

Inte heller kan redovisad marknadsföring läggas till grund för att inarbetning är bevisad. I synnerhet inte mot bakgrund av den marknad märket är inriktad på. Vidare är marknadsföringskostnaderna mycket blygsamma, då de inte ens utgör fem (5) procent av den årliga försäljningen. Normal marknadsföringskostnad på detta varuområde ligger kring 20-30 procent av årlig försäljning.

Frågan om förväxling

HIRUDOID är ett läkemedel som hör till klass 5 enligt Niceöverenskommelsen, medan HIRUDERM är ett hudvårdspreparat som tillhör klass 3, vilket är en indikation på att varuslagslikhet inte föreligger. Att HIRUDOID är ett läkemedel innebär vidare att det endast försäljs via Apoteket. HIRUDERM har helt andra försäljningsvägar. Produkterna som säljs under de motstående varumärkena finns alltså inte i samma typ av butiker. Olika försäljningsvägar är också det en indikation på att produkterna i sig inte är lika. En ytterligare indikation på att produkterna inte konkurrerar är att försäljningen av HIRUDOID inte minskat på senare år, trots att HIRUDERM funnits till försäljning.

Väsentliga faktorer vid bedömningen av förväxling mellan märken är vilka slag av produkter de avser. Rör det sig om billiga dagligvaror ställs lägre krav på varumärkeslikhet. Är det däremot fråga om varor vilka köps mer sällan och till ett högre pris är kraven på varumärkeslikhet väsentligt högre. I förevarande fall avser de motstående märkena sådana skönhetsprodukter som köps mer sällan. Kostnaden för en förpackning HIRUDERM är drygt 100 kr. Denna omständighet bidrar, tillsammans med det faktum att konsumenter av skönhetsvårdsprodukter normalt är mycket märkesmedvetna, till att någon förväxlingsrisk inte finns.

Den i invändarens märke ingående delen "hirudo" betyder igel på latin. Märket skall därför uppenbarligen anspela på blodigelns anseende som läkande kraft. Vidare är ändelsen ”-id” eller möjligen ”-oid” mycket vanlig när det gäller läkemedel. Även om allmänhetens kunskaper i latin är begränsade får märket tillmätas relativt svag känneteckensrättslig karaktär med hänsyn till de varor märket avser. Det sagda illustreras av att i det internationella registret påträffas inte mindre än 34 märken i klasserna 3 och 5, vilka inleds med ”hiru”.

Uppfattningen att HIRUDOID inte skall tillerkännas ett skyddsomfång av bredare slag förstärks ytterligare av att varumärket HIRULOG kunnat registreras i klass 5 avseende ”farmaceutiska preparat, däri inbegripet trombinhämmare”. När Sankyo Pharma ansökte om registrering av varumärket HIRUDOID avseende bl.a. ”farmaceutiska substanser och preparat” ansågs inte varumärket HIRULOG kunna hindra HIRUDOID. För övrigt ansågs inte heller HIRUDERM kunna hindra HIRUDOID. Till detta kommer att varumärket HIRUDINOL har registrerats för ”kosmetiska produkter” i klass 3.

Vad sedan beträffar jämförelsen mellan märkena framstår skillnaderna som tydliga och övervägande. Den visuella skillnaden är markant i och med ändelsen DERM. Således är innehavarens märke också ett trestavigt ord jämfört med invändarens fyrstaviga, vilket accentuerar den uttalsmässiga skillnaden. Märkena ger vidare, genom de olika ändelserna, helt olika associationer. Till detta kommer att både de som yrkesmässigt kommer i kontakt med preparaten och konsumenterna är märkesmedvetna och därför inte förväxlar märkena.

Vid en sammantagen bedömning, med beaktande av den faktiska varuolikheten, HIRUDOID:s i sammanhanget svaga särskiljningsförmåga samt de påtagliga skillnaderna som finns mellan märkena, måste därför anses att förväxlingsrisk inte föreligger.

Ankenevnet for patenter og varemerker i Danmark har vid prövning av frågan om giltighet i Danmark av Höglandets Cost & Medics internationella registrering 726 862 HIRUDERM funnit, att detta märke inte är förväxlingsbart med Sankyo Pharmas danska varumärkesregistrering 1955 01056 HIRUDOID och att det följaktligen inte finns något hinder mot verkan av den internationella registreringen i Danmark.

Sankyo Pharma

Det är riktigt att Sankyo Pharma i ett ärende i Patentverket angående upphävande av varumärkesregistreringen 354.980 HIRUDINOL beskrivit sitt läkemedel som ”en medicinsk hudvårdsprodukt i klass 5”. Det var dock endast ett mer populärt sätt att uttrycka att det är fråga om ett läkemedel som appliceras på huden, i vilket uttryck tyngdpunkten ligger på ordet medicinsk. Vidare vitsordar Sankyo Pharma att de annonser som Höglandets Cost & Medic hänvisar till har den lydelse som framgår av dem, men bestrider att de leder till uppfattningen att HIRUDOID avser ett skönhetsmedel.

Sankyo Pharma vitsordar också de uppgifter som Höglandets Cost & Medic åberopat om den sammanlagda försäljningen i Sverige av läkemedel respektive hudvårdsprodukter. Sankyo Pharma gör dock gällande att HIRUDOID inte utgör ett läkemedel för hud i den bemärkelse som detta begrepp används i bl.a. Apotekets statistik. En jämförelse mellan den årliga försäljningen av HIRUDOID och den totala försäljningen av läkemedel för sjukdomsområdet ”hud” är därför inte relevant. Vidare medför det förhållandet att HIRUDOID är ett läkemedel att en jämförelse mellan försäljningen under varumärket och den totala försäljningen av hudvårdsprodukter inte är relevant.

---------

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten prövar först frågan om Sankyo Pharmas varumärke HIRUDOID var inarbetat vid tiden för Höglandets Cost & Medics ansökan om registrering av varumärket HIRUDERM, dvs. den 27 oktober 1999.

HIRUDOID avser ett läkemedel som används mot ”hematom, tromboflebiter, infusions- och injektionsflebiter”, eller med andra ord blåmärken, samtidiga inflammationer och propp- eller trombbildningar i ytliga vener samt infusions- eller injektionsinflammationer i ytliga vener. Omsättningskretsen skall enligt fast praxis bestämmas så att den omfattar alla dem som utgör eller kan komma att utgöra slutkonsumenter av sådana läkemedel samt dem som i något skede av distributionen tar befattning med läkemedel av detta slag.

När det gäller frågan om vilka som utgör eller kan komma att utgöra slutkonsumenter av de varor som HIRUDOID avser finns det därmed inte skäl inbegripa alla dem som köper eller kan komma att köpa hudvårdsprodukter i vid mening. I enlighet med vad parterna samstämmigt anfört bör dock hänsyn tas till att det är kvinnor i åldern 30-70 år som i första hand köper eller kan komma att köpa läkemedlet. Slutkonsumenterna skall följaktligen anses bestå av kvinnor i åldern 30-70 år som köper eller kan komma att köpa läkemedel mot ”hematom, tromboflebiter, infusions- och injektionsflebiter”.

Vad sedan gäller frågan om vilka som kan anses höra till dem som i något skede av distributionen tar befattning med läkemedel av det nu aktuella slaget är det av särskild betydelse att fråga är om ett läkemedel som i Sverige endast säljs genom Apoteket AB.

Med hänsyn härtill får, såsom Sankyo Pharma anfört, denna del av omsättningskretsen anses bestå av bl.a. tillverkare, agenter och distributörer av läkemedel samt läkare och annan sjukvårdspersonal, apotekare och receptarier.

Utredningen ger vid handen, att HIRUDOID under mer än 40 år använts på den svenska marknaden för det läkemedel det avser. Av utredningen framgår att Sankyo Pharma under åren 1995-1999 sålde drygt 200 000 förpackningar under märket HIRUDOID samt att försäljningsvärdet av läkemedlet år 1999 uppgick till ca 12 miljoner kr. Av utredningen framgår vidare att HIRUDOID år 1991 användes i en tämligen omfattande marknadsföring i den svenska TV-kanalen TV-4 samt att märket under senare år använts i marknadsföring i form av annonsering i dagspress och andra tidskrifter.

Det finns dock ingen utredning som, mot Höglandets Cost & Medics bestridande, visar hur stora investeringar som gjorts vid marknadsföring med märket. Inte heller finns någon utredning om hur stor marknadsandel som de varor har som tillhandahålls under märket eller i vad mån omsättningskretsen uppfattar HIRUDOID som ett varumärke för ”hematom, tromboflebiter, infusions- och injektionsflebiter”. Sankyo Pharma har exempelvis inte åberopat någon utredning angående kännedomen om märket.

Vid dessa förhållanden har Sankyo Pharma, mot Höglandets Cost & Medics bestridande, inte styrkt att varumärket HIRUDOID var inarbetat när Höglandets Cost & Medic ansökte om registrering av varumärket HIRUDERM. Varumärket HIRUDOID kan följaktligen inte utgöra hinder mot registreringen av varumärket HIRUDERM.

Patentbesvärsrätten har därefter att pröva om varumärket HIRUDERM är förväxlingsbart med det äldre varumärket HIRUDOID LUITPOLD-WERK. I denna fråga finner Patentbesvärsrätten lika med Patentverket att HIRUDERM vid en helhetsbedömning inte är förväxlingsbart med HIRUDOID LUITPOLD-WERK.

På grund av det anförda skall överklagandet lämnas utan bifall.

Per Carlson Stig Bragnum Jeanette Bäckvall

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

Visa mer Visa mindre