Domstols Målregister

Målet gäller: Registrering av varumärket FONDIFOND.

Ink datum: 2002-09-13

Reg datum: -

Överklagat: 2004-08-27

PRV:s nummer: 01-04074

PRV beslutsdag: 2002-07-11

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: 5356-04

Beslut: Ej prövningstillstånd

Klass: -

Juridiska sökord: Särskiljningsförmåga

Tekniska sökord: -

Lagrum: 13 § varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Fondifond AB

Ombud: Peter Haglund, Advokatfirman Peter Haglund AB (tidigare: Advokatfirman Södermark) ändr. 03-12-15 / EE (tidigare: Advokatfirman Lindahl KB) ändr. 02-12-11 / EE

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: Beteckningen FONDIFOND har ansetts vara klart beskrivande för finansiella tjänster omfattande bl.a. förvaltning av fonder vars kapital placeras i andra fonder.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

YRKANDE M.M.

Sökanden har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har sökanden åberopat att det sökta märket FONDIFOND i sig har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de finansiella tjänster som det avser.

Sökanden har till utveckling av sin talan anfört bl.a. följande.

Sökandebolaget tillhandahåller fondandelsfonder, vilket betyder att bolaget låter en konsument köpa andelar i en fond som i sin tur köper fondandelar (investerar) i andra fonder. En tjänst som går ut på att tillhandahålla fonder som investerar i andra fonder har inte funnits i Sverige före år 1995. De nationella fonder som har erbjudits marknaden efter detta år har benämnts Hedge, Multi och Global och har i marknadsföring beskrivits som fondandelsfonder eller fonder som investerar i andra fonder. Det sökta ordmärket är ett påhittat, innovativt och fyndigt fantasiord, ett suggestivt ord. Det är av ordmärket FONDIFOND omöjligt att utläsa vilken typ av finansiell tjänst som sökanden tillhandahåller. Det är långtifrån givet att beteckningen FONDIFOND symboliserar en fondandelsfond. I samband med framtagande av beteckningen FONDIFOND företogs ett flertal marknadsundersökningar där reaktionen på det tilltänkta varumärket hos omsättningskretsen, som får anses utgöras av konsumenter, var att den inte förstod vad FONDIFOND utgjorde för produkt eller tjänst. Det faktum att andra aktörer använt det sökta ordmärket efter ansökans ingivande den 26 juni 2001 innebär inte att ordmärket blivit beskrivande. Det är endast rättighetshavaren själv som genom egna åtgärder kan åstadkomma en degenerering av ett varumärke. Fondifond är inte ett vanligt och etablerat ord för s.k. fondandelsfonder. På engelska används uttrycket funds-of-funds. Även om funds-of-funds skulle vara ett vedertaget begrepp betyder det inte att FONDIFOND är ett vedertaget begrepp för fonder som investerar i andra fonder. En korrekt översättning av funds-of-funds bör vara ”fonder av fonder”. Alternativt skulle en direkt svensk översättning vara den som återfinns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (artikel 53 a punkten d) nämligen fond-till-fond-investeringar. Det i målet ingivna utlåtandet från Fondbolagens Förening måste anses utgöra en partsinlaga och kan därmed inte tillmätas betydelse. Chefredaktören på tidskriften Sparöversikt, MW, har i ingivet yttrande uppgivit att begreppet fond-i-fond började användas år 1991. Detta påstående är inte belagt och kan därför inte heller tillmätas någon betydelse.

Under handläggning i Patentverket har Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Nordea Fonder AB inkommit med s.k. protestskrivelser. Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har givit in viss utredning, bl.a. ett utlåtande från Fondbolagens Förening.

I Patentbesvärsrätten har OA hörts som vittne.

DOMSKÄL

Ordet fond används inom bank- och finansväsendet ofta som ersättning för längre ord eller uttryck med olika betydelser. I samband med värdepapper används ordet vanligen i betydelsen värdepappersfond. Med värdepappersfond förstås normalt en fond bestående av fondpapper och andra finansiella instrument vilken bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och som ägs av dem som skjutit till kapital, jfr 1 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

Sedan slutet av 1990-talet finns det i Sverige värdepappersfonder vars kapital investeras i andra fonder. En artangivande benämning på sådana fonder är fondandelsfonder, se SOU 2002:56 s. 131 f. Men även sammansättning på olika vis av orden fond i fond används för att beskriva sådana fonder vars kapital i huvudsak placeras i andra fonder, se det nyssnämnda betänkandet s. 377. Och av utredningen i målet framgår att uttrycket fond i fond – i bl.a. dagstidningar och fackpress – använts i denna betydelse redan innan sökanden gav in sin i målet aktuella varumärkesansökan den 26 juni 2001.

Vid dessa förhållanden måste det sökta märket FONDIFOND – vid en ur omsättningskretsens synvinkel normal användning – anses vara klart beskrivande för finansiella tjänster i klass 36, vilka omfattar bl.a. förvaltning av fonder vars kapital placeras i andra fonder. Det sökta märket kan sålunda inte anses innehålla någon sådan avvikelse från den terminologi som i omsättningskretsen används för att beskriva tjänster av det nu aktuella slaget att det ändå har särskiljningsförmåga.

På grund av det anförda skall överklagandet lämnas utan bifall.

Alf Linder Jeanette Bäckvall Per Carlson

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

EE Visa mer Visa mindre