Domstols Målregister

Målet gäller: Patent på "3-arylbensofuranoner som stabilisatorer".

Ink datum: 2002-11-07

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 9403091-3

PRV beslutsdag: 2002-09-20

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Uppfinningshöjd; Kemiska föreningar; Egenskaper; Problem-lösningsmetoden

Tekniska sökord: Bensofuranoner; Stabilisatorer

Lagrum: 2 § patentlagen (1967:837)

Måltyp: patent

Utgång: bifall2

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Ciba Speciality Chemicals Holding Inc.

Ombud: Zacco Sweden AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: En uppfinning avseende kemiska föreningar befanns vara patenterbar då sökanden ansågs ha visat att föreningarna har bättre ljusstabiliserande egenskaper än en förut känd likartad förening. Rätten uttalade att i bedömningen av uppfinningar av nya kemiska föreningar har de uppfunna föreningarnas egenskaper i jämförelse med kända föreningar vanligen varit avgörande för bedömning av uppfinnings- höjden och att denna praxis fortfarande är riktig och kan förenas med det tänkande som ligger bakom problem-lösningsmetoden för bedömning av uppfinningshöjd. Vad gäller utgångspunkten för bedömning av uppfinningshöjden kan det, särskilt när patentkraven är vittomfattande, bli aktuellt att ta det samlade allmänkunnandet på området till utgångspunkt för bedömningen, varvid det tekniska problemet är

Referat fortsättning : att uppnå föreningar med vissa önskvärda egenskaper. Medan patentkraven tidigare hade ett vitt omfång, hade omfånget begränats till att omfatta endast två föreningar och deras blandning. Rätten fann att oavsett valet av en specifik eller en mer generell utgångspunkt för bedömningen, och oavsett skyddsanspråkets vidd, måste för patentbeviljande angivna patenterbarhetsgrundade egenskaper vara åtminstone troliggjorda för hela det sökta skyddsomfånget. Rättsfall: EPO T 939/92

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ansökningen för fortsatt behandling i Patentverket med patentkrav inkomna den 9 juni 2004.

YRKANDE M.M.

Sökanden yrkar att Patentverkets beslut att avslå ansökningen undanröjs och att ansökningen återförvisas till Patentverket för godkännande med patentkrav inkomna den 9 juni 2004.

I målet har hållits muntlig förhandling.

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN

Patentansökningen anger en uppfinning avseende nya 3-arylbensofuranoner användbara för att stabilisera organiska material mot oxidativ, termisk eller ljusinducerad nedbrytning.

Patentkravet 1 angav ursprungligen en förening definierad med en strukturformel för bensofuranoner med ett flertal variabla grupper och omfattade genom variablernas definitioner ett mycket stort antal föreningar. Patentkraven angav vidare sammansättningar innehållande ett organiskt material, företrädesvis en polymer eller ett smörjmedel, och de nya stabilisatorerna, samt användning av desamma för att stabilisera organiska material mot oxidativ, termisk eller ljusinducerad nedbrytning. Endast några tiotal föreningar upptas i beskrivningens utföringsexempel. Vid Patentverkets beslut den 20 september 2002 om avslag av ansökningen var patentkraven ännu mycket vittomfattande och hade därutöver tillförts ett undantag (disclaimer) som Patentverket fann vara otillåtet.

I avslagsbeslutet av fann Patentverket vidare att det för att föreningarna i ansökningen skulle anses skilja sig väsentligen från anförda kända föreningar krävdes ett troliggörande, för hela det sökta skyddsomfånget, av den tekniska effekt som uppnås utöver den tekniska effekten av de förut kända snarlika föreningarna, t.ex. i form av oväntade och värdefulla egenskaper. Patentverket fann att ett sådant troliggörande endast fanns för en mycket begränsad del av föreningarna, och ansåg att uppfinningen därför saknade uppfinningshöjd.

Ett patentkrav 1 yrkat i första hand med ett i stora delar likartat, om än i vissa delar begränsat, omfång har bestått under behandlingen i Patentbesvärsrätten, medan ett andrahandsyrkande med snävare omfång och ett tredjehandsyrkande kom till under behandlingen. Nämnda tredjehandsyrkande är efter den muntliga förhandlingen sökandens enda yrkande.

Enligt yrkandet utgörs patentkraven av tre självständiga krav med följande lydelse:

1. En isomerblandning av 3-(3,4-dimetyl-fenyl)-5,7-di-tert-butyl-3H-bensofuran-2-on och 3-(2,3-dimetyl-fenyl)-5,7-di-tert-butyl-3H-bensofuran-2-on.

2. 3-(3,4-dimetyl-fenyl)-5,7-di-tert-butyl-3H-bensofuran-2-on

3. 3-(2,3-dimetyl-fenyl)-5,7-di-tert-butyl-3H-bensofuran-2-on

Ansökningens beskrivning har inte ändrats i Patentbesvärsrätten och beskrivningens uppgift om uppfinningen överensstämmer därmed inte med patentkraven.

Efter den muntliga förhandlingen har sökanden kommit in med en redogörelse över försök där föreningen enligt patentkrav 2 och isomerblandningen enligt patentkrav 1 har jämförts med en förening känd genom WO-A-80/01566.

DOMSKÄL

Det undantag (disclaimer) från skyddsomfånget som förelåg vid Patentverkets beslut saknade motsvarighet i de ursprungligen ingivna handlingarna, och var inte heller av den art som skulle kunna tillåtas trots detta, såsom i europeisk praxis har medgetts för avgränsning av skyddsomfånget mot en tidigare ingiven men inte förpublicerad ansökan. Då något undantag inte längre föreligger, finns inget hinder mot patentbeviljande på denna grund.

I bedömningen av uppfinningar av nya kemiska föreningar har de uppfunna föreningarnas egenskaper i jämförelse med kända föreningar vanligen varit avgörande för bedömning av uppfinningshöjden, medan frågan huruvida det i och för sig ligger nära till hands att föreslå och framställa föreningarna inte har varit avgörande. Patentbesvärsrätten finner att denna praxis fortfarande är riktig och kan förenas med det tänkande som ligger bakom problem-lösningsmetoden för bedömning av uppfinningshöjd. Vad gäller utgångspunkten för bedömningen har man för kemiska föreningar ofta större svårighet än på andra teknikområden att välja ut en enda publikation eller annat offentliggörande som närmast liggande kända teknik – framför allt när patentkraven är vittomfattande. Det kan då bli aktuellt att ta det samlade allmänkunnandet på området till utgångspunkt för bedömningen. Det tekniska problemet får anses vara att uppnå föreningar med vissa önskvärda egenskaper, vanligen överlägsna i förhållande till teknikens ståndpunkt. Oavsett valet av en specifik eller en mer generell utgångspunkt för bedömningen, och oavsett skyddsanspråkets vidd, måste de angivna patenterbarhetsgrundade egenskaperna vara åtminstone troliggjorda för hela det sökta skyddsomfånget. Hithörande frågor behandlas i avgörandet i målet T 939/92 vid EPO:s besvärskamrar, Official Journal 1996 sid 309-330, särskilt motiveringens avsnitt 2.

I föreliggande mål ingår i teknikens ståndpunkt likartade bensofuranoner användbara som stabilisatorer för polymera organiska föreningar. Sådana bensofuranoner är kända genom WO-A-80/01566. Sålunda anges den till de uppfunna föreningarna analoga bensofuranonen som har en osubstituerad fenylgrupp i 3-ställning (s. 30 förening 4). Även föreningar med substituerad 3-fenylgrupp anges, se tabell 2 s. 33-34. En dimer 3-fenylbensofuranon användbar som stabilisator och med 3,4-dimetylsubstitution på fenylgruppen är känd genom GB-A-2 257 140, s. 20 förening 111. Samma typ av cyklohexyllänkande dimerer ingick i föreliggande ansökans ursprungliga omfång. Det samlade allmänkunnandet som representeras av dessa två skrifter bör tas till utgångspunkt vid bedömningen av uppfinningshöjd.

Det får i och för sig anses ligga nära tillhands att utifrån denna teknikens ståndpunkt föreslå och framställa de patentsökta föreningarna. Problemet som uppfinningen avses lösa får emellertid anses vara att åstadkomma föreningar med förbättrad stabiliserande effekt. I de efter den muntliga förhandlingen ingivna jämförelseförsöken (Testrapport 3) får sökanden anses ha visat att föreningen enligt patentkrav 2 (förening 103) har bättre ljusstabiliserande egenskaper än den genom WO-A-80/01566 kända föreningen 4. Vidare får sökanden genom försöken (Testrapport 4) anses ha visat att isomerblandningen enligt patentkrav 1 uppvisar likartade ljusstabiliserande egenskaper som föreningen 103 och att positionsisomeren 103A, som omfattas av patentkrav 3, i sin 15-procentiga (se Exempel 11 i ansökningens beskrivning) närvaro i isomerblandningen inte påverkar de önskade egenskaperna. Den uppfinning som anges av patentkraven får därför anses skilja sig väsentligen från det som är förut känt. Patent skall därför meddelas.

Sökanden åläggs att snarast inför Patentverket anpassa beskrivningens uppgifter om uppfinningen till patentkraven, och det får ankomma på verket att kontrollera att så har skett innan patent beviljas.

Rune Näsman Jeanette Bäckvall Gunilla Sandell

Referent

Enhälligt

ak Visa mer Visa mindre