Domstols Målregister

Målet gäller: Patent på 1) tillväxtbefrämjande kemisk förening M. 139603, 2) sätt för dess framställning, 3) Streptomyces longisporoflavus NCIB 11426 och mutanter därav för framställning av den tillväxtbefrämjande föreningen M. 139603, 4) jäsningsblandning erhållen genom odling av en under 3) angiven organism, 5) extrakt av den under 4) angivna blandningen och 6) komposition innehållande den tillväxtbefrämjande föreningen M. 139603, en jäsningsblandning enligt 4) eller ett extrakt enligt 5).

Ink datum: 1987-12-15

Reg datum: -

Överklagat: 1993-07-26

PRV:s nummer: 7906553-8

PRV beslutsdag: 1987-10-28

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: -

Tekniska sökord: Streptomyces longisporoflavus; Tillväxtbefrämjande; M 139603

Lagrum: 1 § 2 st 1), 4 st 2), 8 § patentlagen (1967:837)

Måltyp: patent

Utgång: avslag

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Bioinvest AB

Ombud: -

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: Pitman-Moore Inc. (tidigare: Imperial Chemical Industries Ltd, ändr. 93-06-11 IB)

Ombud: H. Albihns

Fler Motparter: -

Referat: Formel i krav 1 ej i grundhandlingarna, komplement till parametrar. Krav 3 användningsbunden mikroorganism. Deponering tillräcklig enligt PL 8 §. Godtagbart enligt 1 § 4 st patentlagen. Hänvisning till domar i P 87-129 (Bayer) och 89-062 (Regent). PC skiljaktig.

Referat fortsättning : -

Text: YRKANDEN M.M.

Invändaren vidhåller i besvären sitt yrkande att ansökningen skall avslås.

Sökanden bestrider ändring under åberopande av nya patentkrav ingivna den 22 december 1992, som skiljer sig från de i överklagade beslutet prövade uteslutande därigenom att i produktkravet 3 tillfogats användningsbestämningen "för framställning av den i kravet 1 angivna kemiska föreningen".

Patentbesvärsrätten ändrar på så sätt överklagade beslutet att ansökningen bifalles till patent på grundval av de den 22 december 1992 ingivna patentkraven.

SKÄL

Patentansökningen avser en ny tillväxtbefrämjande kemisk förening betecknad "M 139603" och dennas framställning medelst en uppenbarligen i naturen förekommande och därur isolerad mikroorganism med benämningen Streptomyces longisporoflavus, och av vilken en stam deponerats i föreskriven ordning. Enligt sökanden medför den patentsökta föreningen en minskning av gasbildningen i rumen hos idisslare och en ökning i denna av mängden bildad propionsyra. Härigenom erhålles en förbättrad tillväxt. Ansökningen innehåller sex självständiga patentkrav, av vilka invändningen riktar sig mot kravet 1 som avser den tillväxtbefrämjande föreningen, kravet 2 som avser det mikrobiologiska förfarande som används för att framställa föreningen, kravet 3 som avser produktskydd för den härför använda mikroorganismen samt mot kravet 4 som avser den jäsningsblandning som bildas vid det mikrobiologiska förfarandet.

Som huvudgrund för invändningen anförs att mikroorganismer är att anse som växtsorter eller djurraser, och att förbudet i 1 § 4 st 2) patentlagen (PL) mot patent på växtsorter och djurrraser därför utesluter patent på mikroorganismer. Inte heller möjliggörs sådant patent genom den där förekommande bestämmelsen om att patent dock får meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande; detta eftersom det där använda begreppet "mikrobiologiskt förfarande" aldrig avsetts inrymma förfaranden för framställning av mikroorganismer.

Som en andra grund hävdas i invändningen att det för att uppfylla tydlighetsvillkoret i 8 § PL att en fackman med ledning av beskrivningen skall kunna utöva uppfinningen ("reproducerbarhetsvillkoret") inte räcker med att den ifrågavarande mikroorganismen blivit deponerad i föreskriven ordning. Härutöver krävs sålunda att sökanden anger ett i "möjligaste mån reproducerbart förfarande för framtagning av mikroorganismen", och detta har inte gjorts i förevarande ansökan.

Invändarbolaget har beträffande de sålunda åberopade grunderna utvecklat sin talan i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i motsvarande frågor gjort som invändare i de båda tidigare, likartade målen P 87-129 ("Bayer-målet") och P 89-062 ("Regent-målet").

Patentbesvärsrätten har i de nyssnämnda målen, som båda avgjorts i plenum genom dom den 22 juni 1989 resp. 28 december 1990, funnit att 1 § 4 st 2) PL bör anses inte hindra produktpatent på en mikroorganism såsom ett alster av ett mikrobiologiskt förfarande, detta även om organismen skulle anses falla under något av begreppen växtsort och djurras. Vidare har Patentbesvärsrätten i Bayer-målet gjort den tolkningen att "begreppet mikrobiologiskt förfarande" i detta lagrum innefattar sådana förfaranden med vilka mikroorganismer som förekommer i naturen isoleras därur. I Regent-målet har rätten gjort motsvarande bedömning ifråga om gentekniska förfaranden som används för att förändra en mikroorganism.

När det gäller tydlighetsvillkoret i 8 § PL har Patentbesvärsrätten i Bayermålet funnit att det när – såsom också gäller i föreliggande mål – patentkraven inte inriktats på själva förfarandet för att framställa organismen inte är behövligt att sökanden, utöver en i godtagbar ordning gjord deposition, också anger detta förfarande på ett reproducerbart sätt.

Vad som förekommit i målet ger inte Patentbesvärsrätten anledning att frångå den tolkning av gällande rätt som sålunda gjordes i Bayer- och Regent-målen.

Enligt patentkraven 2-4 innefattar det sökta skyddet, såvitt gäller mikroorganismen och dess användning, inte bara den deponerade mikroorganismstammen utan alla M. 139603-bildande stammar av Streptomyces longisporoflavus (kravet 2), eller såsom det uttrycks i kraven 3 och 4, utöver den deponerade stammen, också M. 139603-bildande mutanter därav med väsentligen samma egenskaper. Med anledning av detta har invändaren påtalat dels att dessa ytterligare stammar resp. mutanter inte visats vara deponerade och att det inte heller ifråga om dessa beskrivits hur de kan framställas, dels att ansökningen härigenom brister ifråga om bestämmelsen i 8 § PL att ansökningen skall innehålla bestämd uppgift om vad som sökes skyddat genom patent.

Vad först gäller frågan om bestämd uppgift måste emellertid enligt Patentbesvärsrättens mening bedömningen ske med utgångspunkt i att uppfinningen grundar sig på det av invändaren obestridda förhållandet att sökanden funnit såväl mikroorganismen Streptomyces longisporoflavus NCIB 11426 som att denna organism producerar en ny, tillväxtbefrämjande kemisk förening, som betecknats M. 139603, och som har den i föreliggande krav 1 angivna karakteristiken. Det är då rimligt att uppfinningsdefinitionen, utöver den deponerade mikroorganismformen innefattar också övriga former av Streptomyces longisporoflavus, vilka visar sig producera denna förening, och det framstår f.ö. som sannolikt att en prövning enligt 39 § PL av skyddets omfattning med vedertagen ekvivalenstillämpning skulle leda till detta resultat även om patentkraven inte angett annan organismform än den deponerade. Mot denna bakgrund kan patentkraven 2-4 därför godtas ifråga om fordran på bestämd uppgift om vad som sökes skyddat genom patent. Vad därefter angår tydlighetsvillkoret och den till följd därav föreskrivna depositionsordningen vid mikrobiologiska uppfinningar bör tillämpningen inte vara strängare än vad som gäller för andra kemiska uppfinningar. Det är således inte nödvändigt vare sig att visa att alla utföringsformer som omfattas av patentkraven ger den avsedda uppfinningseffekten eller att beskriva dem så att fackmannen kan utöva var och en av dessa. Det räcker som regel med en beskrivning av ett begränsat antal utföringsformer och att det för fackmannen framstår som sannolikt att övriga utföringsformer kan förverkligas och ger samma effekt. I förevarande fall framstår det som sannolikt för fackmannen – i vart fall ger utredningen inte stöd för annat antagande; jfr sökandens inlaga den 5 december 1984 s. 3-4 – att också andra former av den aktuella mikroorganismen än den deponerade kan producera den ifrågavarande föreningen. Det föreligger heller inga svårigheter för fackmannen att med utgångspunkt i den deponerade kulturen framställa sådana former. Tydlighetsvillkoret är sålunda uppfyllt utan att dessa ytterligare former deponerats.

Slutligen har invändaren ifråga om kravet 1 och beträffande bestämningen g) däri anmärkt att innebörden i uttrycket "en kemisk strukturformel som senare visat sig vara" är oklar och att anfört att "tidpunkten för strukturformelns klarläggande kan påverka formuleringen av kravet". Enligt Patentbesvärsrättens mening kan det emellertid för det fall formeln korrekt återger strukturen hos den patentsökta föreningen sådan denna framgår av grundhandlingarna – något som invändaren ej har ifrågasatt – inte finnas något hinder för att formeln tas in i patentkravet.

Sökanden har vidare genom den i det numera gällande kravet 3 intagna bestämningen om teknisk användning avstått från patent på den ifrågavarande mikroorganismen som sådan och därigenom avgränsat sig från upptäcktsundantaget i 1 § 2 st 1) PL; Jfr domen i "Bayermålet" (s. 11, nederst - s. 14, första stycket).

Vid angivna förhållanden och då annat hinder inte framgår av utredningen skall besvären lämnas utan bifall och ansökningen bifallas till patent på grundval av de den 22 december 1992 ingivna patentkraven.

Alf Linder Suzanne Depken Per Carlson Lennarth Törnroth

Referent Skiljaktig;

se prot.

Avd.dir. Carl-Olof Gustafsson har biträtt vid föredragningen av målet.

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär A)

Målet föredras och avgörs, se dom.

Adj. ledamoten Carlson är av skiljaktig mening ifråga om tillåtligheten av produktpatent på mikroorganismerna och anför följande.

Den moderna patenträtten växte fram i samband med industrialismens genombrott under senare delen av 1800-talet, för att stimulera den tekniska utvecklingen främst inom industri och hantverk. Enligt 1884 års patentförordning beviljades patent "å nya uppfinningar av industriella alster eller av särskilda sätt för sådana alsters tillverkning". Det ligger i sakens natur att patent vid den tiden beviljades i första hand på uppfinningar med en i egentlig mening industriell karaktär. Begreppet industriell hade emellertid en vidsträckt innebörd som var anpassad till den då kända tekniken och omfattade också sådant som innebar ett tillgodogörande av den levande naturen. Det var t. ex. möjligt att få patent på metoder för lantbruk, skogshantering och boskapsskötsel. Det var också möjligt att få patent på traditionella jäsningsförfaranden, bl. a. för framställning av öl, vin och jäst. Senare beviljades patent även på odlingsförfaranden för framställning av bl. a. antibiotika. Det var emellertid inte möjligt att få patent på vare sig växter eller djur. Det patenterbara området omfattade således i allt väsentligt endast den livlösa tekniken.

Patentlagen bygger också på tanken att patent stimulerar den tekniska utvecklingen av sådant som kan tillgodogöras industriellt. Frågorna om patent på växter och djur berördes emellertid inte närmare under lagstiftningsarbetet. Men synen på det patenterbara området var i huvudsak densamma som tidigare. Och man ansåg att patent inte var en lämplig skyddsform för vare sig växtsorter eller produkter av djuravel, redan på grund av att det inte ansågs möjligt att uppfylla kravet på reproducerbarhet. Vidare var det ifråga om växtsorter av betydelse att UPOV-konventionen inte tillät skydd såväl enligt konventionen som enligt de fördragsslutande ländernas patentlagstiftning. Efter förebild från lagkonventionen infördes därför förbudet mot patent på "växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarade för framställning av växter eller djur". – Inte heller frågorna om patent på det mikrobiologiska området berördes närmare under utredningsarbetet. Med hänvisning till att lagkonventionen innehöll en motsvarande regel infördes bestämmelsen om patent på "mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande".

Vid patentlagens tillkomst betraktades mikroorganismer (dvs. organismer som var synliga endast genom mikroskop) som växter eller djur. Idag är det inte lika klart att det ur biologisk synvinkel är en lämplig indelning. En utgångspunkt vid prövningen av frågan om patent måste emellertid vara att mikrorganismerna är växter eller djur.

Förbudet mot patent i 1 kap 1 § fjärde stycket 2) första ledet patentlagen omfattar enligt sin ordalydelse endast sorter och raser. Bestämmelsen bör emellertid tolkas i ljuset av patentlagens nyhetskrav. Det framstår då som naturligt att använda begreppen sort och ras även ifråga om produktpatent på växter och djur i allmänhet. Det är för övrigt svårt att föreställa sig att ett patent skulle kunna meddelas på ett djur utan att det med fog skulle kunna göras gällande att djuret, åtminstone i viss mening, utgjorde en ny ras. Vidare kan man inte bortse från att det patenterbara området vid lagens tillkomst omfattade i huvudsak den livlösa tekniken. Om en så avgörande ändring som att utsträcka området till växter och djur varit avsedd hade det med säkerhet kommit till klart uttryck under lagstiftningsarbetet. Det anförda talar för att förbudet mot patent omfattar växter och djur i allmänhet.

Begreppet alster i det andra ledet i bestämmelsen får som sådant anses omfatta även växter och djur. Och det andra ledet framstår systematiskt sett som ett undantag från det första. Men det språkliga sammanhanget talar emot att det verkligen är ett sådant undantag. Och man kan som ovan anförts inte bortse från det förhållandet att saken inte var föremål för några egentliga överväganden under lagstiftningsarbetet. Det ligger betydligt närmare till hands att betrakta bestämmelsen som en självständig regel med syfte att klargöra att patent – på samma sätt som enligt patentförordningen – kan meddelas på jäsnings- och odlingsförfaranden och vissa produkter av sådana (jfr f.ö. Koktvedgaard, Patentloven, Köpenhamn 1971 s. 77).

Av det anförda framgår, att det är tveksamt om mikroorganismer för viss användning hör till de uppfinningar på vilka lagen kan tillämpas. Man måste emellertid beakta att även den typen av uppfinningar bidrar till det övergripande ändamålet i patentlagen att främja den tekniska utvecklingen och därför överväga om det patenterbara området bör utsträckas till att omfatta även dessa. En sådan prövning aktualiserar emellertid flera principiellt viktiga frågor av uttalad rättspolitisk natur, t.ex. frågor om ensamrättens omfattning. Den grundläggande frågan om och i vilken mån patent bör beviljas på växter och djur, inbegripet mikroorganismer, bör därför avgöras genom en tydlig reglering i patentlagen och inte i rättstillämpningen.

På grund av det anförda föreligger hinder mot produktpatent på de sökta mikroorganismerna.

Som ovan

Suzanne Depken

Prot. uppvisat den 1993/

AL

ak

Visa mer Visa mindre