Domstols Målregister

Målet gäller: Registrering av varumärket TAILOR MADE.

Ink datum: 2003-11-11

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 01-03528

PRV beslutsdag: 2003-09-05

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Särskiljningsförmåga; Ordmärke; Beskaffenhet; Användning

Tekniska sökord: -

Lagrum: 13 § 1 st. varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: bifall2

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Sandvik Intellectual Property HB (tidigare Sandvik AB ändrat 05-06-08/LC)

Ombud: Anders Kylhammar, Sandart & Partners Advokatbyrå

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: Varumärket TAILOR MADE har ansetts vara i sig beskrivande för bl.a. maskinvertyg i klass 7, men i besittning av förvärvad särskiljningsförmåga för bl.a. varor av detta slag.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökan åter till Patentverket för erforderlig behandling på grundval av yrkandet i andra hand.

YRKANDEN M.M.

Sandvik Intellectual Property HB har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökan om registrering av varumärket TAILOR MADE, i första hand i oförändrat skick, i andra hand till att avse endast de angivna varorna i klass 7 och i sista hand till att avse skär för maskinverktyg för metallbearbetning i klass 7.

Sandvik har till grund för talan åberopat att varumärket TAILOR MADE i sig har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som det avser och att märket i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Till utveckling av sin talan har Sandvik anfört i huvudsak följande.

Det är i och för sig riktigt att TAILOR MADE, såsom Patentverket har påpekat, kan översättas till det svenska ordet skräddarsydd. Ordsammanställningen har dock inte – vare sig i engelsk eller svensk språkdräkt – någon sådan omedelbar relevans i sammanhanget att det framstår som beskrivande för varorna eller tjänsterna som sådana. Ordsammanställningen är inte heller någon fackterm eller eljest vedertagen benämning för maskinverktyg för metallbearbetning och skär för sådana verktyg. Samma förhållanden gäller för de datorprogram och tjänster som Sandviks ansökan avser.

Märket ger inte någon konkret beskrivning av beskaffenheten hos de aktuella varorna eller tjänsterna. Märket är således att betrakta som övervägande suggestivt eftersom det, utan att beskriva produkternas egenskaper, endast ger vissa associationer avseende de angivna varorna och tjänsterna. Sandvik ställer sig helt frågande till hur märket TAILOR MADE kan anses beskrivande för varorna i klass 7. Märket är på intet sätt beskrivande för någon egenskap hos maskinverktyg för metallarbearbetning samt skär för sådana verktyg. Märket har således särskiljningsförmåga åtminstone avseende denna varuklass.

Varumärket kan inte heller anses deskriptivt för en vara i form av ett datorprogram avsett för den användning som uppgivits i ansökan. Endast det förhållandet att det har angivits att datorprogrammet används för kundanpassade lösningar innebär inte att märket är deskriptivt i sig. Vidare kan märket inte anses direkt beskrivande för en tjänst i form av upplåtande av åtkomst och/eller nyttjanderätt till en databas, uteslutande på den grunden att kunden kan använda databasen för att beställa måttanpassade verktyg.

Märket togs i bruk redan år 1992 och har sedan dess använts i Sverige för de i ansökan angivna varorna och tjänsterna. Känneteckensanvändningen riktar sig i princip mot hela den svenska verkstadsindustrin. Sandvik har under denna period lagt ned omfattande belopp på marknadsföring av sina produkter under det aktuella märket. Endast kostnaderna för reklamkataloger avseende dessa produkter uppgår de senaste åren till ca 2,1 milj. kr. Dessutom har Sandvik genom sin säljpersonal haft ett betydande antal kundkontakter under de gångna åren. Varorna och tjänsterna har även presenterats vid mässor m.m. Marknadsföring sker också genom Sandviks hemsida på Internet.

Andra exempel på marknadsföring under varumärket TAILOR MADE utgörs av Sandviks tidskrifter, bl.a. "Metalworking Products" nr 2, 1992, och "Metalworking World" nr 3, 1999, som tidigare givits in till Patentverket. Produktutbudet under varumärket TAILOR MADE är stort och varierat. Försäljningen under varumärket TAILOR MADE har varit framgångsrik. Försäljningen år 2001 uppgick på världsmarknaden till ca 225 milj. kr och på den svenska marknaden till ca 5,6 milj. kr.

Av det till Patentverket ingivna intyget från Svenska Svarvföreningen (av den 12 september 2002) framgår det att TAILOR MADE är väl känt som kännetecken för Sandviks mjukvarusystem för såväl Svenska Svarvföreningen som den svenska verktygsbranschen i övrigt. Svenska Svarvföreningen är en branschorganisation för svensk svarvindustri och utgör en av Teknikföretagens 40 branschgrupper.

För närvarande har Svenska Svarvföreningen omkring 60 medlemsföretag verksamma inom skärande bearbetning. Svenska Svarvföreningen representerar en viktig del av den aktuella omsättningskretsen eftersom medlemsföretagen ägnar sig åt just skärande bearbetning.

Som ytterligare stöd för inarbetningen och förvärvad särskiljningsförmåga har Sandvik i Patentbesvärsrätten också åberopat ett intyg avgivet av Teknikföretagen (Teknikföretagens Produktionsforum). Av intyget framgår att märket TAILOR MADE är välkänt för Teknikföretagens branschgrupper med avseende på maskinverktyg och skär levererade av Sandvik. Teknikföretagens Produktionsforum administrerar samtliga branschgrupper inom Teknikföretagen. Teknikföretagen är en branschorganisation för 3 200 medlemsföretag med sammanlagt 300 000 medarbetare, vilka medlemsföretag står för hälften av Sveriges export.

Av den ovanstående utredningen framgår att märket har varit föremål för omfattande känneteckensanvändning och att märkets särskiljningsförmåga därmed har förvärvats och förstärkts i betydande mån. Det är därmed visat att märket är känt för en stor del av den relevanta omsättningskretsen, eftersom denna för de angivna produkterna får anses bestå av företag verksamma inom verktygsbranschens tillverknings och handelsled.

Sandvik får också hänvisa till lydelsen i artikel 3.1. c i varumärkesdirektivet (89/104/EEG). Där anges att varumärken inte får registreras om de "endast består av tecken eller upplysningar som i handeln visar varornas eller tjänsternas art" etc. (kursivering tillagd). Bestämmelsen – och därmed även 13 § första stycket varumärkeslagen – skall således tolkas med beaktande av hur varumärket uppfattas "i handeln". Rekvisitet finns även i de övriga språkversionerna av direktivet, exempelvis den engelska: "in trade". Därmed bör förstås att bedömningen skall avse den aktuella varans art och den specifika branschen i fråga.

Även i detta avseende är enligt Sandviks mening Patentverkets bedömning inte riktig. Det finns inget som tyder på att varumärket TAILOR MADE, inom den mycket speciella branschen som är i fråga, skulle uppfattas som beskrivande för maskinverktyg för metallbearbetning och skär för sådana verktyg. Den förstärkta särskiljningsförmågan genom det långvariga bruket av TAILOR MADE talar i stället för att ansökan om registrering skall beviljas.

---

Sandvik har i Patentbesvärsrätten – utöver den utredning som bolaget lade fram i Patentverket – åberopat ett intyg avgivet av Teknikföretagens Produktionsforum och dagtecknat den 2 november 2006.

DOMSKÄL

Det är inte visat att den omsättningskrets som berörs av de varor och tjänster som bolagets märke avser, så som bolaget gjort gällande, är begränsad till företag verksamma inom verktygsbranschens tillverknings och handelsled. Fastmer måste omsättningskretsen anses bestå av alla företag som i sin verksamhet använder maskinverktyg – inbegripet skär – för skärande bearbetning. Även med denna bedömning av omsättningskretsens sammansättning är fråga om en i hög grad specialiserad krets.

Det engelska uttrycket tailor-made har, som Patentverket konstaterat, betydelsen skräddarsydd. Uttrycket är sålunda artangivande för vissa av de varor och tjänster som skräddare m.fl. tillhandahåller, t.ex. skräddarsydda kläder. Det är också beskrivande för vissa varor och tjänster som riktar sig till skräddare, bl.a. olika verktyg m.m. som denna yrkeskår använder. Det skulle därmed kunna vara beskrivande för t.ex. datorprogram utformade för mönsterkonstruktion.

Uttrycket används emellertid också på olika sätt i överförd mening vid marknadsföring av skilda varor och tjänster, normalt för att skapa en föreställning om att de varor eller tjänster som avses är särskilt anpassade efter kundens önskemål. I denna mening är uttrycket därmed också ägnat att användas i beskrivande syfte med avseende på bl.a. sådana varor och tjänster som det sökta märket avser. Angående användningen av beskrivande beteckningar som varumärke, se EG-domstolens avgörande i mål C 191/01 P (DOUBLEMINT-fallet), särskilt punkt 32.

Enligt vad utredningen visar har Sandvik använt sitt varumärke sedan år 1992 och i tämligen stor omfattning. Att användningen fått genomslag på marknaden bestyrks av de intyg som avgivits av de båda branschorganisationerna Svenska Svarvföreningen och Teknikföretagens Produktionsforum.

Svenska Svarvföreningen har enligt vad utredningen visar ett 60-tal medlemsföretag, vars verksamhet innefattar skärande bearbetning. Föreningen representerar därmed, som Sandvik anfört, en viktig del av omsättningskretsen. Men föreningen kan inte anses representera alla dem som tillhör omsättningskretsen, särskilt inte med hänsyn till vad rätten ovan anfört om kretsens sammansättning. Vad Svenska Svarvföreningen anfört om att varumärket TAILOR MADE är väl känt för mjukvarusystem inom föreningen och om att märket är bekant inom verktygsbranschen kan vid dessa förhållanden inte – vare sig ensamt för sig eller i förening med övriga omständigheter – läggas till grund för slutsatsen att märket förvärvat särskiljningsförmåga för de datorprogram som märket avser i klass 9 eller för de databastjänster som det avser i klass 42.

Teknikföretagens Produktionsorganisation omfattar såvitt framgår av utredningen ca 3 200 svenska teknikföretag, bl.a. dem som tillhör Svenska Svarvföreningen. Organisationen får härigenom anses representera merparten av de företag som tillhör omsättningskretsen. Teknikföretagens Produktionsorganisation har intygat att Sandviks varumärke för organisationen är välkänt för maskinverktyg och skär. I förening med vad som framkommit om den tid och den omfattning i vilken Sandvik använt sitt varumärke ger organisationens uppgifter vid handen att TAILOR MADE förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sådana maskinverktyg och skär som märket avser i klass 7.

På grund av det anförda skall det överklagade beslutet undanröjas och ansökan återförvisas till Patentverket för erforderlig behandling på grundval av yrkandet i andra hand.

Per Carlson Stig Bragnum Jeanette Bäckvall

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

EE Visa mer Visa mindre