Domstols Målregister

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen GROV

Ink datum: 2007-01-31

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 367.898

PRV beslutsdag: 2006-11-27

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: 34

Juridiska sökord: Särskiljningsförmåga; Användning

Tekniska sökord: -

Lagrum: 13 § varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: annan

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Swedish Match North Europe AB

Ombud: Advokatfirman Lindahl KB (ändr. 09-11-24 / EE)

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: JTI Snus AB (ändr. Gallaher Snus AB) 09-08-22/LC)

Ombud: Markolog HB (ändr. 09-11-24 / EE)

Fler Motparter: -

Referat: Förutsättningar har inte förelegat att upphäva registreringen av märket GROV på av PRV anförda skäl. Eftersom PRV inte prövat den redan i verket åberopade grunden att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga har beslutet undanröjts och frågan om upphävande återförvisas till PRV

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om upphävande av varumärket GROV åter till Patentverket för förnyad prövning.

YRKANDEN M.M.

Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) har i Patentbesvärsrätten yrkat att det registrerade varumärket 367.898 GROV ska bestå.

JTI Snus AB (JTI) har bestritt ändring.

Swedish Match har till grund för sin talan hållit fast vid att märket GROV i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på snus och att det i vart fall genom användning förvärvat sådan särskiljningsförmåga.

JTI har till grund för sin talan hållit fast vid att märket GROV i sig saknar erforderlig särskiljningsförmåga och att det inte genom användning förvärvat sådan förmåga.

Swedish Match har, utöver vad som antecknats i Patentverkets beslut, till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Enligt EG-domstolens praxis kan varje märkbar avvikelse i lydelsen i den ordkombination som föreslagits för registrering leda till att ett varumärke anses besitta särskiljningsförmåga. Det bör därför beaktas att GROV inte är den grammatiskt korrekta formen av adjektivet GROV i förhållande till snus eftersom GROV böjs till GROVT i förhållande till snus. Av dessa skäl bör GROV inte ses som något annat än ett varumärke i förhållande till snus.

Det bestrids att GROV skulle vara föremål för ett absolut frihållningsbehov. Ett sådant kan föreligga endast om beteckningen saknar synonymer. Ordet grov kan ersättas med storkornig, tjock eller kraftig. En registrering hindrar inte konkurrenter från att använda beskrivande uttryck som grovkornigt snus eller grovmalet snus. Däremot uppfattas uttrycket GROV tveklöst som ett kännetecken för bolagets varor.

Den genomsnittliga mängden försålda dosor under åren 2005-2008 uppgår till ca 27 000 000 och bruttointäkten har varit i snitt 440 MSEK samt nettointäkten har uppgått till 258 MSEK. Marknadsandelen uppgår till 11.8 % och är därigenom den tredje största produkten på den svenska marknaden efter GENERAL och ETTAN. GROV har även tidigare haft en hög marknadsandel och var redan på 1990-talet en av de mest sålda snusprodukterna i Sverige. I och med den nuvarande Tobakslagen som infördes 1993 är det i synnerhet den exponering som sker vid inköpstillfället och vid användning som får betydelse. Kostnaden för nedlagd marknadsföring under åren 2003-2008 uppgår till åtminstone 2 400 000 kr exkl. moms. Även de i målet ingivna intygen från ett antal större återförsäljare ger stöd för att GROV inom distributionsleden kommit att uppfattas som ett kännetecken för Swedish Match.

Den marknadsundersökning som undersökningsföretaget GfK utfört åt bolaget år 2009 omfattar 508 personer och består av män och kvinnor i åldrarna 18-74 år som är sus eller tobaksanvändare eller som minst en gång per månad köper snus till annan än sig själv. Av resultatet framgår att 91 % av samtliga respondenter spontant eller genom angivande av ”tobak” gav ett snusrelaterat resultat på de två inledande kännedomsfrågorna. Av de tillfrågade uppgav 75% spontant att de kom att tänka på snus, GROVSNUS eller portion/portionssnus/prilla vid angivandet av GROV. Av samtliga tillfrågade uppgav 67 % att de ansåg att produkten endast kunde komma från en tillverkare och 55 % svarade att den specifika tillverkaren är Swedish Match.

JTI har till utveckling av talan, utöver vad som antecknats i Patentverkets beslut, anfört bl.a. följande.

Det registrerade märket GROV utgör ett adjektiv i det svenska språket och dess språkliga funktion är att beskriva hur någonting är eller uppfattas. Det torde stå klart att märket GROV i högsta grad är beskrivande för den sökta varans beskaffenhet, nämligen att snuset i fråga är grovkornigt. Någon ursprunglig särskiljningsförmåga kan således inte anses föreligga.

I kravet på särskiljningsförmåga enligt 13 § Varumärkeslagen ligger en strävan i att frihålla vanliga ord i det svenska språket. Adjektiv som grov för en produkt som snus är ett typexempel på ord för vilka det borde ligga ett absolut frihållningsbehov.

Swedish Match hävdar att ordet grov använts som varumärke sedan 1983. Det finns ingen som helst bevisning som styrker detta påstående.

Oavsett det krav på måttfullhet som uppställs i Tobakslagen är det belopp som spenderats på marknadsföring under åren 2002-2008 inte särskilt högt. JTI påpekar särskilt att marknadsföringen i vart fall fram till 2007 även måste avse benämningen GROVSNUS. Bevisvärdet av de åberopade intygen från diverse återförsäljare ifrågasätts eftersom intygen har en identisk formulering och de måste utfärdats efter en förlaga som måste ha författats av innehavaren själv. Vidare framgår det inte vem på företaget som har utfärdat intyget.

Swedish Match har i målet givit in en marknadsundersökning. Tillförlitligheten måste ifrågasättas eftersom undersökningen utförts via Internet och institutet inte har möjlighet iaktta respondentens agerande exempelvis om respondenten svarar självmant eller frågar andra i sin omgivning.

Vidare har målgruppen begränsats till att endast avse personer mellan 18 och 75 år som regelbundet använder tobaksprodukter eller personer som minst en gång i månaden köper snus till andra än sig själv. Det måste rimligtvis vara så att det finns ett stort antal personer över 75 år som snusar och som rimligen borde ha inkluderats i undersökningen.

Det måste vidare även anses missvisande att begränsa undersökningen till personer som regelbundet befattar sig med tobaksprodukter eftersom varan är en konsumtionsprodukt som når en vidare krets än de kontinuerliga tobaksanvändarna. Exempelvis finns det en stor skara människor som snusar sporadiskt och därmed borde vara väl förtrogna med vilka produkter som finns på marknaden. Således anser JTI att omsättningskretsen inte kan anses representativ för produkten i fråga.

Att respondenterna i undersökningen spontant relaterat ordet grov till snus är inte särskilt förvånande då ordet grov anger produktens egenskap. Det är därmed inte nödvändigtvis så att respondenterna uppfattar att frågan avser ett kännetecken utan att denna endast beskriver produkten i fråga. Resultatet av fråga 4 under avsnitt 3.1.1. ”Kännedom” kan inte tillmätas någon betydelse då denna är ledande.

Vad avser omständigheten att respondenterna i fråga 6, 7, 8 och 9 anger en viss tillverkare och sedan en namngiven tillverkare efter att ett antal olika märken visats är inte så underligt med tanke på att det i Sverige funnits ett tobaksmonopol och att Swedish Match som ett resultat av detta under lång tid varit den enda aktören. Att det råder hög kännedom om företaget Swedish Match i sig är det därför ingen tvekan om.

Vidare har också den Europeiska unionens förbud mot export och försäljning av snus i sig inneburit en begränsning såväl av antalet utländska som inhemska aktörer.

Sammanfattningsvis har inte Swedish Match kunnat styrka att märket GROV förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

-----

Swedish Match har i Patentbesvärsrätten åberopat ny bevisning i form av bl.a. en marknadsundersökning utförd av GfK Sverige AB och intyg från återförsäljare av snus.

DOMSKÄL

Patentverket har i det överklagade beslutet upphävt registreringen av varumärket GROV med motiveringen att ordet grov är beskaffenhetsangivande för snus samt anfört att det föreligger ett absolut frihållningsbehov för ordet grov med avseende på snus och att det därför inte kan förbehållas en enskild näringsidkare.

Patentbesvärsrätten delar Patentverkets bedömning att varumärket GROV i sig saknar särskiljningsförmåga med avseende på snus. Frågan är emellertid om märkesordet GROV efter förvärv av särskiljningsförmåga kan registreras som varumärke för snus och därmed förbehållas en enskild näringsidkare som kännetecken.

EG-domstolen har i sin rättstillämpning slagit fast att artikel 3.3. i EG:s varumärkesdirektiv – som ligger till grund för varumärkeslagens bestämmelser om särskiljningsförmåga – inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta ett geografiskt namn vara tillgängligt för att brukas av andra, se EG-domstolens dom i mål C 108 och 109/ 97, punkt 48 (CHIEMSEE-fallet).

Vad EG-domstolen sålunda uttalat angående geografiska namn måste enligt Patentbesvärsrättens mening anses gälla även med avseende på andra deskriptiva beteckningar. Något absolut frihållningsbehov för vissa beteckningar kan därmed inte anses föreligga. Det har därför inte funnits förutsättningar att upphäva det registrerade varumärket GROV på av Patentverket anförda skäl.

Patentverket har inte prövat den av Swedish Match redan i verket åberopade grunden att varumärket GROV genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Till detta kommer att Swedish Match i Patentbesvärsrätten åberopat ytterligare utredning angående användningen av märket. I enlighet med instansordningens princip bör frågan om märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga prövas av Patentverket som första instans.

Det överklagade beslutet ska på grund av det anförda undanröjas och återförvisas till Patentverket för förnyad prövning.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Ulf Hallin

Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

LC Visa mer Visa mindre