Domstols Målregister

Målet gäller: Patent på rekombinantplasmid och förfarande för framställning av rekombinantplasmid, m.m., i ändamål att framställa däggdjurspolypeptider.

Ink datum: 1986-02-17

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 7811461-8

PRV beslutsdag: 1985-12-18

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: -

Tekniska sökord: Rekombinantplasmid; Hybrid-DNA-teknik; Protein

Lagrum: 2 §, 8 § patentlagen (1967:837)

Måltyp: patent

Utgång: bifall

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Genentech Inc

Ombud: Delmar, J-Å Delmar & Co Patentbyrå, AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: Framställning av polypeptider genom bakterier med rekombinantplasmider visat för insulin och samatostatin. Tillräcklig exemplifiering, jfr T 292/85. Uppfinningshöjd.

Referat fortsättning : -

Text: YRKANDE

I besvären vidhåller sökanden ansökningen med nya patentkrav inkomna den 27 september 1991.

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och visar ansökningen åter till Patentverket för fortsatt behandling.

SKÄL

Den patentsökta uppfinningen avses möjliggöra att däggdjurspolypeptider kan framställas med användning av rekombinanta bakterier. I ansökningens beskrivning redovisas som utföringsexempel hur detta görs vid framställning av insulin och somatostatin.

Ansökningen innefattar numera fem självständiga patentkrav. Av betydelse för prövningen i målet är två av dessa, nämligen dels kravet 1 som avser den för polypeptidframställningen uppfunna rekombinantplasmiden, dels kravet 9 som avser ett förfarande för framställning av denna plasmid.

Överklagade beslutet får, genom däri förekommande hänvisning, till tidigare förelägganden, förstås så att hinder för bifall till ansökningen med de dåvarande patentkraven bedömts föreligga inte bara på den i beslutet uttryckligen berörda grunden att patentkraven saknade sådan bestämd uppgift som erfordras enligt 8 § patentlagen utan även på grund av bristande nyhet och uppfinningshöjd.

Uppfinningen har patentsökts också vid Europeiska Patentverket (EPO). Patenterbarheten har där, efter avslag i första instans på huvudsakligen samma grunder som i det svenska ärendet, prövats av besvärsinstansen genom beslut den 27 januari 1988 (T 292/85 OJ 1989 s. 275), se Bilaga 2. De i målet föreliggande självständiga patentkraven 1 och 9 är i sak identiska med de i det europeiska besvärsärendet prövade självständiga patentkraven 1 och 9. Det europeiska besvärsavgörandet ger vad gäller tolkningen av artiklarna 83 och 84 EPC, vilka bestämmelser i här aktuella hänseenden sakligt överensstämmer med bestämmelsen i 8 § patentlagen, uttryck för vid EPO stadgad praxis (se även besluten i besvärsärendena T 301/87 (OJ 1990 s. 335) och T 19/90 (OJ 1990 s. 476); jfr vidare George S.H. Szabo i IIC 1990 s. 468. En häremot svarande grundsyn tillämpades också i Patentbesvärsrättens avgörande den 11 juni 1993 i målet P 87-408.

Av utredningen i målet framgår inte sådana omständigheter som ger anledning till en annan bedömning än den som gjorts av besvärsinstansen i EPO som funnit patentkraven tillräckligt tydliga och angivande ett med hänsyn till omständigheterna rimligt skyddsomfång.

Vid angivna förhållanden föreligger inte hinder enligt 8 § patentlagen för bifall till ansökningen.

Vad därefter gäller frågan om hinder föreligger enligt 2 § patentlagen skiljer sig omständigheterna i målet från dem i det europeiska besvärsärendet genom att ytterligare nyhetsmaterial framkommit i det svenska patentverkets utredning.

Sammantaget gör Patentbesvärsrätten följande bedömning av patenterbarheten enligt 2 § patentlagen.

Av nyhetsmaterialet får innehållet i Polisky et al och Backman et al, Proc. Natl. Acad. Sci, 1976, vol. 73, s. 3900-4 resp 4174-78 anses komma uppfinningen närmast.

Genom Polisky är det förut känt att sätta in ett fragment ribosomalt RNA (en sekvens som inte kodar för något protein) från Xenopus laevis under kontroll av lac-promotorn i en plasmid som kan fungera i Escherichia coli. De främmande delarna av plasmiden transkriberas men ingen utvinnbar translationsprodukt erhålls.

Genom Backman är det känt att sätta in cI-genen från bakteriofag λ intill lac-operatorn i en plasmid. Escherichia coli - bakterier som transformeras med plasmiden får en överproduktion av λ-repressorproteinet cI. Innehållet i artikeln av Backman et al skiljer sig från uppfinningen enligt ansökningen framförallt genom att bakteriofag λ i naturen utnyttjar Escherichia coli som värdcell. cI-genen är därför inte heterolog i Escherichia coli vilket gör att en fackman med ledning av artikeln inte kan dra några slutsatser huruvida det är möjligt att uttrycka däggdjursgener i bakterier.

Genom föreliggande uppfinning kan man för första gången producera däggdjurspolypeptider i rekombinanta bakterier. Detta innebär ett genombrott inom gentekniken och den patentsökta uppfinningen kan sålunda inte anses vara närliggande i jämförelse med tidigare känd teknik.

Då således ej heller hinder enligt 2 § för bifall till ansökningen föreligger skall överklagade beslutet undanröjas.

Alf Linder Suzanne Depken Lennarth Törnroth

Referent

Enhälligt

Målet har föredragits av byrådirektör Mikael Bergstrand.

ak

Visa mer Visa mindre