Domstols Målregister

Målet gäller: Plasmid med nukleodtidsekvens innehållande en sekvens som kodar för aminosyrasekvensen i humant tillväxthormon och förfarande för dess framställning samt E. coli innehållande plasmiden och förfarande för framställning av E. coli innehållande plasmiden.

Ink datum: 1989-08-07

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 8305329-8

PRV beslutsdag: 1989-06-14

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: teknisk effekt, uppfinning som tillgodogörs industriellt

Tekniska sökord: plasmid, tillväxthormon

Lagrum: 1 § patentlagen (1967:837)

Måltyp: patent

Utgång: bifall

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Bioinvest AB

Ombud: -

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: The Regents of the University of California

Ombud: Delmar

Fler Motparter: -

Referat: Uppfinningen avser plasmider innehållande gener för tillväxthormon och bakterier innehållande dessa plasmider. Eftersom bakterierna vid ansökningstillfället ej förmådde producera tillväxthormon har ansökningen avslagits p.g.a. bristande teknisk effekt. (jfr. "insulinmålet" P 89-062)

Referat fortsättning : -

Text: YRKANDEN

Invändaren har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att ansökningen skall avslås.

Sökanden har bestritt bifall till besvären och vidhåller ansökningen med den ändringen av de genom överklagade beslutet prövade patentkraven att ordet "lämpad" strukits i kravet 1 (r. 1). Vidare är sökanden beredd, att i kravet 3 före det där på r. 3 angivna uttrycket "hypofysceller" föra in ordet "humana".

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och avslår ansökningen.

SKÄL

Den i målet aktuella patentansökningen har uppkommit genom delning av sökandens tidigare patentansökan 7806086-0 (stamansökan) vilken avsåg uppfinningar avseende genteknisk framställning av humanproteiner, främst insulin och tillväxthormon. På Patentverkets anmodan delades ansökningen sedermera, varvid stamansökningen begränsades till de uppfinningar som rörde insulin medan de delar som avsåg tillväxthormon togs upp i den avdelade, nu till bedömning föreliggande ansökningen. De båda ansökningarna är ifråga om såväl patentkravens utformning som i övrigt så inbördes likartade att bedömningen i patenträttsligt avseende måste bli densamma. Patentbesvärsrätten har i mål P 89-062 genom dom i plenum den 28 december 1990 på yrkande av invändaren avslagit stamansökningen (se bilaga 2). Sedan domen överklagats har Regeringsrätten den 16 november 1994 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. I förevarande mål har parterna utvecklat sin talan i huvudsaklig överensstämmelse med vad de anförde i samband med stamansökningens handläggning i Patentbesvärsrätten.

Vid angivna förhållanden leder en motsvarande tillämpning av de skäl som anförts i plenidomen (s. 3-9) till den bedömningen att bestämmelsen i 1 § 4 st 2) patentlagen inte hindrar att patent meddelas på de gentekniska förfaranden och de alster därav som de gällande kraven 1-4 avser. Emellertid följer av ställningstagandet i plenidomen (s. 9-11) att hinder ändå föreligger att bifalla ansökningen dels till följd av att de patentsökta uppfinningarna saknar sådan teknisk effekt som enligt 1 § 1 st patentlagen utgör förutsättning för patent dels till följd av att kravet 1 framstår som såväl obestämt som alltför vittomfattande för att kunna godtas enligt 9 § patentlagen i dess i målet tillämpliga lydelse.

När det gäller frågan om teknisk effekt bör emellertid med anledning av den kritik sökanden i detta avseende anfört mot plenidomen följande utveckling av domskälen göras. Kravet på teknisk effekt – liksom kravet på reproducerbarhet – ligger som framgår av förarbetena till 1 § patentlagen redan i själva uppfinningsbegreppet och inte i villkoret att uppfinningen skall kunna tillgodogöras industriellt. Såsom anförs i domen är det för att den nu aktuella plasmiden skall kunna fullgöra en meningsfull överföring av den ifrågavarande genen i syfte att möjliggöra den med ansökningen avsedda proteinframställningen nödvändigt att genen vid införandet i plasmiden bibringas rätt orientering i en förhållande till en promotor ("startsignal"). Vetskapen om detta orienteringsvillkor var emellertid okänd när patentansökningen gjordes. Det framgår följaktligen heller inte av ansökningen att och hur detta problem lösts genom den aktuella uppfinningen så att den plasmidinnehållande E. colibakterien kunnat producera ifrågavarande protein. Eftersom det nödvändiga "orienteringssteget" således var okänt och saknas i det i ansökningens grundhandlingar beskrivna framställningsförfarandet för plasmiden är det heller inte fråga om en brist som kan avhjälpas i efterhand. Av samma skäl och med beaktande av att patenterbarheten skall bedömas med fackmannens kunskaper innan patentansökningen gjordes som norm har den utveckling som skett i tiden därefter ingen betydelse för patenterbarheten.

Sökanden har emellertid vidare anfört att plasmider och modifierade bakterier enligt uppfinningen mycket väl skulle ha kunnat saluföras kommersiellt och köpas av företag som ägnade sig åt att utveckla metoder för produktion av biosyntetiskt tillväxthormon; produkterna enligt uppfinningen skulle härvid ha varit mycket värdefulla hjälpmedel. Ett sådant förhållande undanröjer emellertid inte den grundläggande bristen på teknisk effekt och reproducerbarhet. Den ifrågakommande "användningen" av detta "hjälpmedel", dvs den halvfärdiga plasmidöverföringstekniken för humana proteingener, har nämligen då varit enbart att underkasta den forskning i syfte att i första hand klarlägga orsaken till att resp. gens införing i plasmiden inte gett avsett resultat vid överföringen till bakterien och i andra hand undersöka om det skulle finnas någon lösning på detta problem. En sådan användning skulle f.ö., om patent ändå meddelas, falla utanför ensamrätten (3 § 3 st 3 patentlagen). Eftersom någon påvisbar och reproducerbar användning där den geninnehållande plasmiden i dess patentsökta skick har kunnat utnyttjas såsom sådan, eller såsom ett hjälpmedel eller en s.k. mellanprodukt inte framgår av utredningen går det alltså inte heller att såsom en självständig och patenterbar uppfinning se den i ansökningen beskrivna isoleringen av den proteinkodande genen ur mänskligt material i förening med dess överföring via plasmiden till bakterien enbart i syfte att genom bakterien få obegränsad tillgång till själva genen.

Utredningen medger sålunda inte heller i fråga om tillämpningen av 1 § 1 st patentlagen någon annan bedömning i detta mål än den som Patentbesvärsrätten gjort i målet beträffande stamansökningen.

För fullständighets skull bör slutligen erinras om att de patentsökta alstrens karaktär är sådan att det före patentlagsändringen 1978 gällande förbudet mot oinskränkt produktskydd i enlighet med övergångsbestämmelserna till lagändringen är tillämpligt i målet. Det innebär att produktskyddet måste bindas till den användning sökanden angett i beskrivningen, dvs i föreliggande fall till framställning på genteknisk väg av tillväxthormon. Emellertid utgår sökanden i sin anförda kritik från att alsterkraven inte innefattar en sådan användningsbegränsning. Med en sådan tolkning strider ansökningen också mot nyssnämnda förbud.

Vid angivna förhållanden föreligger således hinder för bifall till ansökningen.

Alf Linder Suzanne Depken Lennarth Törnroth

Referent

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär A)

ak

Visa mer Visa mindre