Patentbesvärsrättens avgöranden

Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Tillbaka

Patentbesvärsrätten

Mål

Målnr: 95-491

Beslutsdatum: 1998-12-17

Lagakraft: 1998-12-17

Målet gäller: Registrering av ett ljudmärke återgivet med nottecken

Ink datum: 1995-07-17

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 92-11287

PRV beslutsdag: 1995-05-05

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Ljudmärke; Grafiskt återgivande; Särskiljningsförmåga

Tekniska sökord: -

Lagrum: 1 § 2 st och 13 § 1 st varumärkeslagen (1960:644); artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 104/89 av den 21 december 1993 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Måltyp: varumärke

Utgång: bifall

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Hjem-Is Europa A/S

Ombud: Dahls Patentbyrå, AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: Ett varumärke bestående av en sedvanlig notation av en melodi har ansetts uppfylla det för varumärkesregistrering grundläggande kravet på grafisk återgivning. Märket har också ansetts ha för registrering erforderlig särskiljningsförmåga med hänsyn till dels att melodin har en tämligen tydlig inneboende särprägel och dels att märket gjorts väl känt genom användning i marknadsföringen av glassprodukter m.m. Målet har avgjorts i plenum.

Referat fortsättning : PBR har till att börja med funnit att märket består av en sedvanlig notation av en melodi och att det därmed uppfyller det för varumärkesregistrering grundläggande kravet på grafisk återgivning. PBR har också funnit att melodin har en tämligen tydlig inneboende särprägel. Härtill kommer att märket gjorts väl känt genom användning i marknadsföringen av glassprodukter m.m. Märket har således för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Det överklagade avslagsbeslutet har undanröjts och målet återförvisats till PRV för erforderlig behandling. Målet har avgjorts i plenum.

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och visar ansökan åter till Patentverket för fortsatt handläggning på grundval av den här gjorda begränsningen av varuförteckningen.

YRKANDE M.M.

Sökandebolaget har yrkat att ansökan återförvisas till Patentverket för registrering av märket med en begränsning av varuförteckningen enligt följande. Ljud- och filminspelningar på kassetter, band och cd-skivor; dator- och tv-spel, klass 9, affischer och tryckta reklamalster, tryckta publikationer, tidningar och tidskrifter; förpackningsmaterial, emballage, kassar, omslag och påsar samt blanketter, dekaler och etiketter av papper eller plast (ej ingående i andra klasser), klass 16, kläder och huvudbonader med reklamtryck, klass 25, spel och leksaker, även sådana innehållande elektronik; julgransprydnader (ej belysningsartiklar och konfektyrer), klass 28, kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; frysta maträtter huvudsakligen bestående av nämnda varor och ej ingående i andra klasser, klass 29, kaffe, te kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl (livsmedel) och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass och glassprodukter; honung, sirap; såser (smaktillsatser); kryddor; is; frysta livsmedelsprodukter huvudsakligen bestående av nämnda varor och ej ingående i andra klasser, klass 30, färska frukter och grönsaker, klass 31, öl; mineralvatten (dryck) och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra preparat för framställning av drycker, klass 32, annons-, reklam- och marknadsföring av glass och andra livsmedel; tillhandahållande av glass och andra livsmedel; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet; franchiseverksamhet inom livsmedelsbranschen; utdelning av reklam och varuprover, klass 35, distribution, transport och lagerhållning av glass och frysta livsmedelsprodukter, klass 39, tillhandahållande av mat och dryck, klass 42.

Sökandebolaget har i Patentbesvärsrätten bl.a. åberopat registreringspraxis i USA, Frankrike och Finland. Bolaget har också gett in revisorsintyg angående marknadsföring och omsättningskostnader liksom konkurrensanalys för att styrka att en mycket stark inarbetning föreligger.

Till utvecklande av sin talan har bolaget i övrigt anfört i huvudsak följande. Lagen erbjuder möjlighet till registrering av ljudmärken. Det torde vara den registrerande myndighetens skyldighet att upplysa om hur ett ljudmärke skall kunna registreras. Melodin är i ansökan återgiven med notskrift. En ljudkassett har också inlämnats.

Sedan fråga uppkommit vid överläggning på avdelning om tolkningen av bestämmelsen i 1 § andra stycket varumärkeslagen (VmL) såvitt gäller rekvisitet "alla tecken som kan återges grafiskt" vad avser s.k. ljudmärken har domstolen med tillämpning av bestämmelsen i 5 § lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten förordnat att målet skall avgöras i plenum under deltagande av domstolens samtliga lagfarna ledamöter jämte avdelningen.

DOMSKÄL

Föremål för varumärkesregistrering var enligt 1 § VmL i dess lydelse före den 1 januari 1993 varukännetecken som bestod av figur, ord, bokstäver, siffror eller säregen utsyrsel av vara eller dess förpackning. Bestämmelsen gav således inte utrymme för att registrera ljudmärken som varumärken. Däremot kunde ensamrätt till ett varukännetecken i form av t.ex. en ljudslinga förvärvas genom inarbetning.

Med verkan från den 1 januari 1993 ändrades 1 § VmL på så sätt att ett varumärke angavs kunna bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkares.

Ändringen den 1 januari 1993 utgjorde en anpassning till rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). Direktivet har till ändamål att åstadkomma en harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar i de delar som på ett mera direkt sätt kan motverka den fria rörligheten för varor och tjänster och därigenom hindra en väl fungerande inre marknad. Den nya bestämmelsen i 1 § VmL har getts samma innehåll som direktivets artikel 2.

Det nu aktuella målet rör frågan huruvida ett varukännetecken i form av en melodi återgiven med nottecken och inspelad på ljudkassett uppfyller kravet på att kunna återges grafiskt och därmed i sig är möjligt att registrera som varumärke.

Rådet och den europeiska kommissionen har i en deklaration med anledning av EG-direktivet uttalat den gemensamma uppfattningen att artikel 2 i direktivet inte utesluter möjligheten att ljud kan komma att registreras som varumärke i framtiden.

I den departementspromemoria (Ds 1992:13) som låg till grund för regeringens förslag om ändringen i 1 § VmL anförs bl.a. följande. Ett ljudmärke bör exempelvis kunna återges med sedvanlig musikalisk notskrift och/eller med en beskrivning av ljudet med ord. Eventuellt kan en kombination av återgivningssätten erfordras. Självfallet bör registreringsmyndigheten kunna kräva att återgivningen åtföljs av ett ljudband som komplement till den grafiska återgivningen.

I regeringens förslag till ändring i 1 § VmL (prop. 1992/93:48 s. 71) framhöll departementschefen bl.a. följande. Ordet "tecken" i artikeln är avsett att förstås i vid betydelse. Inget slag av tecken kan därmed av sig självt anses vara uteslutet från registrering som varumärke. Således torde t.ex. en kombination av färger, eller rent av bara en färg, och tecken som anger ljud eller lukt i sig kunna utgöra varumärken. För att vara i överensstämmelse med EG-direktivet bör alltså VmL vara utformad så att den inte utesluter att färger, ljud, lukter och annat skall kunna vara varumärken och också kunna registreras, om övriga krav är uppfyllda och det inte föreligger några registreringshinder som ställts upp till skydd för allmänna eller enskilda hänsyn. Ett varumärke bör alltid kunna återges på ett sätt som möjliggör att det kan avbildas på papper, vilket i sin tur möjliggör att det kan publiceras. Att det bara kan återges på ett icke beständigt sätt är inte tillräckligt. Kravet på grafisk återgivning innebär att tecknen måste kunna återges i synlig form. Regeringen anser att det får ankomma på de rättstillämpande myndigheterna att avgöra hur detta krav skall uppfyllas.

Enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken gäller också för gemenskapsvarumärken en bestämmelse motsvarande artikel 2 i det nämnda EG-direktivet. Gemenskapsvarumärken har samma rättsverkan i Sverige som varumärken registrerade enligt den nationella lagstiftningen, se bl.a. 1 § femte stycket och 14 § första stycket 9) VmL. Av stort intresse är därför den registreringspraxis som utvecklas vid Kontoret för Harmonisering i den Inre Marknaden (OHIM) genom dess besvärsavdelning och av EG-domstolen genom förstainstansrätten.

OHIM har den 26 mars 1996 antagit s.k. Examination Guidelines, som bl.a. syftar till att klargöra hur EG-förordningen i praktiken kommer att tillämpas vid OHIM, se avsnitt 1 i Guidelines. Enligt avsnitt 8.2 i Guidelines kan ljudmärken omfattas av bestämmelsen i artikel 4 i förordningen om de kan återges grafiskt, såsom med nottecken, och särskilja de varor eller tjänster som ljudmärket avser från andra varor eller tjänster. Enligt vad Patentbesvärsrätten erfarit har OHIM hittills fått in endast ett fåtal ansökningar som avser registrering av ljud som varumärke och något sådant märke har ännu inte registrerats. Något avgörande av högre instans i fråga om registrerbarheten av ljud som varumärke har ännu inte träffats.

Den anpassning som skett av VmL till bestämmelserna i det ovannämnda harmoniseringsdirektivet har på motsvarande sätt genomförts i övriga EU/EES-länders nationella varumärkeslagar. Det ligger därför i sakens natur att rättsutvecklingen på det nationella planet så långt möjligt bör ske under hänsynstagande också till rättstillämpningen i övriga medlemsländer.

I förarbetena till 1994 års brittiska varumärkeslag, Reform of Trade Marks Law 1990, s. 7 f.f., framhölls bl.a. att lagförslaget inte utesluter möjligheten att registrera ljud som varumärke och att sådana märken kan återges med noter eller med en beskrivning i ord. Vidare framhölls att det är sökandens ansvar att se till att märket är adekvat återgivet. Sökanden har också att visa att det man vill ha skyddat verkligen kan fungera som ett varumärke. Normalt behöver sökanden visa att märket av allmänheten faktiskt uppfattas som särskiljande för sökandens varor eller tjänster. I enlighet med dessa uttalanden har i Storbritannien med tillämpning av 1994 års lag registrerats ljudmärken som t.ex. varit återgivna med noter och text eller enbart noter. Registreringsmyndigheten kräver inte att någon bandupptagning ges in. Om något instrument utgör en del av märket skall det dock anges. Namn eller titlar på musikstycken godtas inte som grafisk återgivning av ljudet. Melodier som vanligen används av glassbilar godtas inte om inte sökanden visat att märket faktiskt erhållit särskiljningsförmåga.

Den tyska federala patentdomstolen, Bundespatentgericht, har under 1996 i tre sinsemellan liknande mål (GRUR 1997, s. 60, 62 och 134) funnit att notskrift utgör ett sådant grafiskt återgivande av ett varumärke som enligt den tyska lagstiftningen bl.a. erfordras för att en varumärkesansökan skall tilldelas formell ansökningsdag. Domstolen tog i målen inte ställning till frågan huruvida de föreliggande notskrifterna var så utförda att de tillräckligt tydligt återgav de aktuella märkena utan överlämnade denna till bedömning av registreringsmyndigheten.

Det danska Patentdirektoratet godtar ljudmärken för registrering under förutsättning att sökanden särskilt anger att ansökan avser ett ljudmärke, att märket kan återges grafiskt samt att det uppfyller övriga krav på registrering. När det gäller märken som består av en melodi godtas notskrift som grafisk återgivning. Det fordras inte att märket genom användning visats ha särskiljningsförmåga. Något krav på att sökanden skall tillhandahålla en inspelning av ljudet finns inte men sökanden är oförhindrad att ge in en sådan. Om märket registreras anmärks särskilt att det är fråga om ett ljudmärke. Har sökanden lämnat in en inspelning av ljudet anmärks även detta.

Den finska Patent- och registerstyrelsen har hittills registrerat två ljudmärken, ett bestående av notskrift av en melodi (nr 136107) och ett annat, som innehas av Hjem-Is Europa A/S, bestående av en bild på en glassbil jämte notskrift av en melodi (nr 136270). I båda registreringarna har särskilt anmärkts att ljudet ingår i märket.

I Island och Norge har ännu inte någon ansökan om registrering av ljudmärke prövats. Varken den isländska registreringsmyndigheten, Einka Leyfa Stofan, eller det norska Patentstyret har några särskilda riktlinjer för vilka krav som skall ställas när det gäller registrering av ljudmärken.

Patentbesvärsrätten gör följande bedömning.

Varumärkeslagens 1 § i dess nuvarande med artikel 2 i EG-direktivet harmoniserade lydelse kan inte anses ge uttryck för någon begränsning som utesluter att ljud kan registreras som varumärke. Av förarbetena till bestämmelsen framgår tvärtom att registrering av sådana märken av lagstiftaren förutsatts komma att bli möjlig. I anslutning till bestämmelsen i EG-direktivet har också uttalats uppfattningen att möjligheten att registrera ljud som varumärke inte skall anses vara utesluten i framtiden. Det finns därför enligt Patentbesvärsrättens mening inte fog för annan slutsats än att kännetecken i form av ljud faller inom området för vad som enligt den nuvarande lagstiftningen kan registreras som varumärke i den omfattning det låter sig återges i grafisk form. Den registreringspraxis i andra länder inom gemenskapen som Patentbesvärsrätten underrättat sig om talar också för detta ställningstagande.

Musik återges grafiskt normalt genom notation på ett femlinjigt notplan, där varje not betecknar en viss tonhöjd och ett visst relativt tidsvärde. Vidare används särskilda tecken för taktarter, för höjning och sänkning av tonhöjd, för dynamik och artikulation samt olika s.k. föredragsbeteckningar och tempobeteckningar till ledning för sättet att tolka och framföra musikstycket. Ofta anges också genom ordbeskrivning att musiken är avsedd för rösten eller för ett visst instrument. En fullständig visualisering av alla faktorer som ingår i ett musikstycke är emellertid inte möjlig. Tolkning av en notskrift förutsätter därför att viss s.k. uppförandepraxis iakttas, dvs. en komplettering med sådana faktorer som normalt underförstås. Även om en sådan uppförandepraxis iakttas lämnar en notbild ett utrymme för konstnärlig tolkning.

Mot den angivna bakgrunden får det anses finnas förutsättningar att inom ramen för vad som utgör sedvanlig notskrift i erforderlig grad beskriva kännetecken bestående av en melodi. Notskrift bör därför i sig godtas som sådan grafisk återgivning som enligt 1 § VmL förutsätts för att ett kännetecken i form av en melodi skall kunna registreras som varumärke. En detaljerad notskrift individualiserar naturligtvis melodin och därmed märket på ett bättre sätt än en mer allmänt hållen notation. Även en tämligen enkel notskrift torde dock normalt med tillräcklig precision kunna återge märket. Något generellt krav på att notskriften skall vara särskilt utförlig eller försedd med detaljerade uppgifter om vilka instrument e.dyl. som används bör därför inte ställas.

En utgångspunkt är att ett sökt varumärke skall kunna bedömas på grundval av den grafiska återgivningen. I avsaknad av stöd i lag kan därför inte krävas att registreringsansökan kompletteras med en inspelning av melodin på band eller annat medium. Inget kan dock anses hindra att sökanden ger in t.ex. en bandinspelning av melodin och att denna beaktas vid registrerbarhetsprövningen. Det kan för övrigt vara värdefullt för sökanden att genom en sådan inspelning på ett tydligt sätt visa hur märket används i praktiken.

Det i målet aktuella märket består av en sedvanlig notation av en melodi och uppfyller därmed det för varumärkesregistrering grundläggande kravet på grafisk återgivning.

Vidare är enligt 13 § första stycket VmL ett allmänt krav för registrering att varumärket har erforderlig särskiljningsförmåga, dvs. att märket kan fungera som individualiseringsmedel för varor och tjänster. Ett varumärkes förmåga att individualisera varor och tjänster är beroende av flera olika faktorer som är av delvis olika slag beroende på vilken typ av märke det är fråga om. När det gäller ett ordinärt ordmärke är det framförallt syn- och hörselintrycken som har betydelse liksom de eventuella associationer till varan eller annat som ordets språkliga innehåll förmår att skapa. Individualiseringsförmågan hos ett figurmärke styrs i första hand av det synintryck märket ger men också av de associationer som ett visst bildinnehåll kan ge upphov till. Vidare kan både ordmärken och figurmärken, eller en kombination av sådana märken, på ett omedelbart sätt fungera som kännetecken för varor och tjänster. En omständighet som är av betydelse i detta sammanhang är att dessa märken kan anges direkt på en vara eller dess förpackning och därigenom tydliggöra kopplingen mellan kännetecknet och varan. Härtill kommer att sådana märken av tradition använts som beteckning för varor och tjänster vilket gör att de på ett naturligt sätt uppfattas som kännetecken.

Ett varumärke i form av en melodi ger framför allt upphov till ett hörselintryck. Vissa sådana märken kan också förmedla ett föreställningsinnehåll, t.ex. en känsla. Den grafiska presentationen av en melodi kan också ge ett synintryck men detta är i praktiken av helt underordnad betydelse, eftersom de flesta människor inte kan läsa notskrift så väl att en notbild skapar ett synintryck med någon egentlig särprägel. I affärslivet torde för övrigt sådana märken endast användas i fonetisk återgivning. Härtill kommer att melodier i praktiken varit förhållandevis ovanliga som kännetecken, i vart fall utanför radio- och TV-området där s.k. signaturmelodier och paussignaler använts sedan länge.

Det anförda ger anledning att överväga huruvida ett krav för registrering av ett melodimärke skall vara att märket efter användning visas ha särskiljningsförmåga. Även vanliga ordmärken och figurmärken har emellertid högst olika grad av inneboende särprägel. Exempelvis torde ett ord som ger ett starkt visuellt och fonetiskt intryck och som är lätt att minnas normalt ha sådan särprägel att det kan fungera väl som varumärke. En beteckning som inte skapar något sådant särskilt intryck och som är svårare att minnas kan däremot behöva användas och göras känd för att fungera lika väl som kännetecken. Ett sökt varumärkes originalitet och slagkraft som sådan bedöms dock normalt inte vid prövning av märkets registrerbarhet. Även märken som i detta avseende har förhållandevis svag inneboende särprägel kan därför normalt vinna registrering, under förutsättning att de inte är generiska eller i övrigt beskrivande för de sökta varorna och tjänsterna.

Vid dessa förhållanden kan det inte anses föreligga skäl att ställa upp ett generellt krav på att det för registrering erfordras att märken i form av melodier genom användning visats besitta särskiljningsförmåga. Utgångspunkten bör vara att särskiljningsförmågan hos sådana märken – på motsvarande sätt som sker när det gäller andra typer av märken – prövas med hänsyn till märkets inneboende egenskaper. Om det då visar sig att märkets ursprungliga distinktivitet är otillräcklig får på vanligt sätt prövas om märket genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

Det nu aktuella märket består av en kort melodi, som är noterad i G-dur med fyra takter i sex åttondelstakt med repris. Melodin ger ett pregnant fonetiskt intryck av signalkaraktär och är lätt att minnas. Melodin får därför anses ha en tämligen tydlig inneboende särprägel. Härtill kommer att märket också gjorts väl känt genom användning i marknadsföringen av glassprodukter och andra produkter inom livsmedelsområdet som ansökan omfattar. Patentbesvärsrätten finner således att märket har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

På grund av det anförda skall det överklagade beslutet undanröjas och målet återförvisas till Patentverket för erforderlig behandling.

Alf Linder Eva Hammar Stig Bragnum Jeanette Bäckval

Referent

Per Carlson Eva Hagström Roland Halvorsen

Enhälligt

LC Visa mer Visa mindre