Patentbesvärsrättens avgöranden

Register över Patentbesvärsrättens mål och avgöranden från 1989 till och med den 31 augusti 2016.
För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Tillbaka

Patentbesvärsrätten

Mål

Målnr: 95-580

Beslutsdatum: 1997-06-27

Lagakraft: 2000-10-06

Målet gäller: Registrering av en varuutstyrsel bestående av viss färg.

Ink datum: 1995-09-01

Reg datum: -

Överklagat: 1997-08-27

PRV:s nummer: 93-11882

PRV beslutsdag: 1995-06-22

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: Avgjort i sak

Klass: -

Juridiska sökord: Särskiljningsförmåga; Frihållningsbehov; Färg; Varuutstyrsel

Tekniska sökord: -

Lagrum: 13 § 1 st och 2 st samt 5 § varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Thorsman & Co AB

Ombud: Awapatent AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: Fråga om en varuutstyrsel bestående av viss färg kan registreras som varumärke för skruvpluggar av viss längd.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte besvären.

YRKANDE M.M.

Sökandebolaget har vidhållit sin ansökan.

Bolaget har till utvecklande av sin talan anfört i huvudsak följande.

Thorsman & Co utvecklade den s.k. Thorsman-pluggen i slutet av 1950-talet. Redan från början användes en s.k. färgkod, där en viss färg användes för en plugg av viss storlek. Till att börja med användes två färger, gul och röd. Något senare tog bolaget upp ytterligare två färger, blå och grön. Och vid mitten av 1960-talet tillkom övriga färger, vit, brun, grå, orange och svart. Färgkoden anger att det är en Thorsman-plugg av viss längd och används bl.a. vid beställning av pluggarna. Koden har därigenom både en identifikationsuppgift och en känneteckensfunktion. Men koden har inte någon ändamålsfunktion, eftersom den inte bidrar till pluggens tekniska funktion.

Tidigare var det inte möjligt att få varumärkesrättsligt skydd för en färg genom registrering utan endast genom inarbetning. Enligt 1 § varumärkeslagen (VmL) i dess nuvarande lydelse kan dock ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt och således bl.a. av färger, se DsJu 1992/93:19 s. 92 f. Enligt 5 § VmL omfattar ensamrätt till ett varukännetecken inte en sådan del av kännetecknet som huvudsakligen syftar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller syftar till att fylla annan uppgift än att vara ett kännetecken. Bestämmelsen kan emellertid inte anses utgöra något registreringshinder och är således inte alls tillämplig vid prövning av frågan om ett varumärke kan registreras, se prop. 1992/93:48 s. 75. Av 13 § andra stycket VmL framgår emellertid, att som varumärke inte får registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. De utstyrslar som Thorsman & Co begär registrering av träffas dock inte av något av dessa förbud mot registrering; färgerna följer inte av varans art, de bidrar inte till ett tekniskt resultat och de ger inte varan ett betydande värde. Ett skydd genom registrering för Thorsman & Co:s färgkod skulle enligt bolagets mening innebära en ensamrätt att marknadsföra t.ex. en vit plugg med längden 16,5 millimeter. Men det skulle inte hindra någon av konkurrenterna att tillhandahålla en vit plugg i en annan längd. Thorsman & Co hänvisar i övrigt till ett utlåtande av professorn Marianne Levin dagtecknat den 15 januari 1996.

Thorsman & Co säljer sina pluggar till främst grossister i elbranschen men också till grossister inom bygg- och VVS-branscherna och vidare till företag i dessa branscher. Bolaget säljer pluggarna även till järnhandelsgrossister och vidare till allmänheten men den försäljningen utgör endast en mindre del av den totala försäljningen, eller ca tio procent. - Färgkoden, dvs. de speciella färgerna för respektive plugg, var redan år 1971 inarbetad som varukännetecken. Thorsman & Co hänvisar här till utlåtandena av Stockholms Handelskammare från den 28 januari 1971 och den 22 november 1978. Bolaget har vårdat sin rätt till de speciella färgerna och har stärkt inarbetningen ytterligare. Det framgår bl.a. av ett intyg från Sveriges Elgrossisters förening utfärdat den 30 juni 1994. Thorsman & Co har mellan 60 och 70 procent av den svenska marknaden för pluggar och tillverkar för närvarande ca 250 miljoner pluggar per år. Bolaget har fyra större och ett par mindre konkurrenter på den svenska marknaden. Var och en av dessa konkurrenter tillverkar sina pluggar i en och samma färg oavsett längd.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

Enligt den allmänna bestämmelsen i 1 § andra stycket VmL kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Bestämmelsen ändrades den 1 januari 1993 i samband med att VmL anpassades till Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). I artikel 2 i direktivet föreskrivs sålunda att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. I en inte bindande deklaration till direktivet uttalade arbetsgruppen för varumärken i anslutning till denna artikel att Rådet och Kommissionen ansåg att artikeln inte utesluter att en kombination av färger eller en ensam färg registreras som varumärke, jfr Declaration relatives à la première directive du Conseil rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques, doc. 13038/95 Annexe I. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen i VmL uttalades också att ordet tecken i direktivet var avsett att få en vid betydelse och att t.ex. en kombination av färger eller rent av bara en färg skulle i sig kunna utgöra ett varumärke, se prop. 1992/93:48 s 71. Det kan mot den angivna bakgrunden inte anses finnas något principiellt hinder mot att en färg används som varumärke.

Ett varumärke får enligt 13 § första stycket VmL registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande skall dock i och för sig inte anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande om ett märke har särskiljningsförmåga skall emellertid hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Som varumärke får enligt paragrafens andra stycke inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Enligt 5 § VmL innefattar ensamrätten till ett varumärke inte en sådan del av kännetecknet som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest fylla annan uppgift än att vara kännetecken. I förarbetena till bestämmelsen anfördes bl.a. följande: "Särskilt den omständigheten att förslaget under begreppet varumärke inför jämväl säregen utstyrsel av vara eller dess förpackning har emellertid gjort det angeläget att framhäva att varumärkesrätten icke på en omväg får utnyttjas för att skapa oberättigade monopol på tekniska och funktionella element i förpackningar och formgivning", se SOU 1958:10 s. 248. Vidare framgår av förarbetena att avsikten var att bestämmelsen skulle vara tillämplig på alla typer varumärken och således på både registrerade och inarbetade varumärken, jfr a.a. s. 249. Bestämmelsen anger enligt sin lydelse den beviljade ensamrättens omfattning men den berör inte direkt förutsättningarna för registrering. En annan sak är att bestämmelsen i praktiken indirekt haft betydelse vid registrering av utstyrslar. Före anpassningen av VmL till varumärkesdirektivet fanns inte heller någon annan bestämmelse som angav förutsättningarna för registrering av utstyrsel. Sedan den 1 januari 1993 är emellertid denna fråga särskilt reglerad i 13 § andra stycket VmL. Det kan därför inte anses vara sakligt motiverat att låta 5 § VmL föranleda en mer omfattande inskränkning i den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger än den som följer av 13 § andra stycket VmL.

Ett märke som har otillräcklig inneboende distinktivitet kan genom användning göras känt och få en sekundär betydelse som varukännetecken och därigenom förvärva erforderlig särskiljningsförmåga i den krets till vilken det riktar sig. Vid bedömningen av om ett märke skall anses ha särskiljningsförmåga måste hänsyn också tas till att konkurrenternas möjlighet att marknadsföra sina varor inte blir otillbörligt beskuren. Av det anförda följer att ett varumärke kan registreras antingen om det har tillräcklig inneboende särprägel eller om det genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga, såvida det inte föreligger ett (absolut) behov av att hålla märket eller ett element i märket fritt.

Ett märke som består av endast en viss färg torde i allmänhet sakna inneboende särprägel för de varor eller tjänster det avser. En köpare av en vara som är utförd i viss färg torde således inte uppfatta färgen i första hand som ett kännetecken för varan. I fråga om det stora flertalet varuslag torde färgen på en vara i stället uppfattas främst som en del av varans formgivning. Men en varas färg kan också uppfattas på andra sätt, t.ex. som något som utmärker en viss egenskap. Det gäller bl.a. elektriska motstånd och kondensatorer, där olika kombinationer av färger fungerar som sifferkoder. Ett märke som endast består av en färg kan också vara generiskt eller i övrigt deskriptivt för ett visst varuslag. Guldfärg kan således även om den inte innehåller metallen guld sägas vara generisk för bl.a. guld eller varor tillverkade av guld. Färgmärken kan dock i princip, liksom andra kännetecken med svag inneboende distinktivitet, förvärva erforderlig särskiljningsförmåga genom användning.

Av lätt insedda skäl har den som formger, tillverkar, marknadsför eller försäljer en vara normalt ett mycket stort behov av att fritt kunna använda olika färger. På motsvarande sätt som när det gäller generiska ord bör därför en färg som är generisk inte kunna innehas med ensamrätt. Guldfärg kan således inte göras till föremål för ensamrätt med avseende på t.ex. guld eller guldvaror. Inte heller bör en färg som i övrigt är nödvändig vid formgivning, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av en vara kunna innehas med ensamrätt. Flertalet varuslag torde dock kunna marknadsföras utan användning av en viss särskild färg. Skruvpluggar som inte är av metall synes i och för sig kunna tillverkas i vilken färg som helst. Något absolut frihållningsbehov för en viss färg kan därför inte anses föreligga med avseende på sådana skruvpluggar.

När det gäller den i målet aktuella färgen konstaterar Patentbesvärsrätten att det inte föreligger något hinder mot registrering enligt 13 § andra stycket VmL för skruvpluggar av den längd som föreliggande ansökan avser. Färgen som sådan kan dock enligt domstolens mening inte anses ha en tillräcklig inneboende särprägel för att registreras som varuutstyrsel för sådana pluggar. Frågan är därför om märket genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

Bedömningen av om ett varumärke förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga genom användning får göras på liknande sätt som bedömningen av om ett märke är inarbetat.

Det fordras därvid att det visas att det inte längre föreligger något registreringshinder på grund av otillräcklig särskiljningsförmåga, men det är i och för sig inte nödvändigt att det föreligger en självständig ensamrätt på grund av en fullbordad inarbetning enligt 2 § VmL. Märket måste emellertid här i landet inom en tillräckligt stor del av den krets till vilket det riktar sig uppfattas som ett kännetecken för de varor eller tjänster som det avser. Vidare måste kännedomen om märket finnas vid tiden för prövningen av märkets registrerbarhet. Märket måste också uppfattas som ett kännetecken i omsättningskretsen i hela landet. En lokal kännedom om märket är med andra ord inte tillräcklig.

Thorsman & Co har inte närmare preciserat hur omsättningskretsen för skruvpluggar av det nu aktuella slaget enligt bolagets mening är sammansatt. Bolaget har emellertid anfört att dess pluggar säljs till främst grossister inom elbranschen, men också till grossister inom bygg- och VVS-branscherna och vidare till företag i dessa branscher samt till järnhandelsgrossister och vidare till allmänheten. Det finns i och för sig inte anledning att ifrågasätta vad bolaget anfört om det sätt på vilket pluggarna säljs. Omsättningskretsen för en vara utgörs emellertid av alla dem som kan komma att befatta sig med en vara av det aktuella slaget i något skede under varans distribution och av de slutliga konsumenterna. Det torde innebära att omsättningskretsen för skruvpluggar av det nu aktuella slaget är vidare än den kundkrets som Thorsman & Co redovisat i målet. Det stöds av bl.a. att Stockholms Handelskammare i sitt utlåtande den 22 november 1978 fastställde omsättningskretsen för de aktuella pluggarna till "el och VVS-installatörer, byggnadssnickare, industriföretag med egen underhållsavdelning, agenturföretag (innefattande grossister), varuhuskedjor, centrala inköpsorganisationer för järnhandeln och privatpersoner (allmänheten)".

När det gäller utredningen om huruvida märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga är det i första hand utlåtandet av Stockholms Handelskammare, den 22 november 1978, samt intyget från Sveriges Elgrossisters Förening den 30 juni 1994 som är av betydelse.

I utlåtandet den 22 november 1978 anförde Stockholms Handelskammare bl.a. följande.

Av de intervjuade personerna känner 123, eller 98 %, till pluggen. Av dessa förknippar tio personer pluggen direkt med Thorsman-bolaget.

Vid uppvisande av färgkoden förknippar 109 av de intervjuade personerna, eller 87 %, pluggen med Thorsmanbolaget. Tio personer förbinder pluggen med annan tillverkare under det att sex förknippar pluggen med såväl Thorsmanbolaget som annan tillverkare. Av de intervjuade personerna anser 83, eller 66 %, att plugg i den aktuella färgkoden/ "färgkombinationen" härrör från en och samma tillverkare. 58 av de intervjuade, eller 46 %, anser att färgkoden/ "utstyrseln" är "skyddad" för viss tillverkare.

Färgkoden/"färgerna" anges av 111 av de intervjuade personerna, eller 89 %, utgöra dimensionsangivelse för plugg. Fyra av de intervjuade anger spontant att färgkoden/ "färgerna" utgör "Thorsmans dimensioner".

Vid bedömningen av undersökningsresultatet vill Handelskammaren inledningsvis framhålla att det i praktiken är svårt att i ett fall som detta, när det undersökta kännetecknet ("utstyrseln") även har annan uppgift eller egenskap än att utgöra kännetecken, fastställa om och i vilken utsträckning omsättningskretsen förmår särskilja just känneteckensfunktionen. Svårigheterna bottnar ytterst i att intervjupersonerna lär vara främmande för distinktionen mellan de olika funktionerna. Problemet ifråga accentueras ju mer dominerande innehavaren av utstyrseln är på marknaden.

Enligt Handelskammarens mening ger emellertid undersökningen vid handen att färgkoden, enligt kammarens bedömningsnormer, får anses väl känd inom omsättningskretsen som en beteckning för plugg från Thorsmanbolaget.

Vid ärendets beredning inom Handelskammarens varumärkesnämnd har olika meningar framkommit om de rättsliga slutsatser som kan dras av undersökningsresultatet. Enligt den ena uppfattningen, företrädd av fem ledamöter, är färgkoden - färgerna vit, gul, röd, brun, blå och grön - att betrakta såsom ett kännetecken och detta bedöms utgöra tillräcklig grund för att anse färgkoden inarbetad som utstyrsel av vara. Enligt den andra uppfattningen, företrädd av två ledamöter, är färgkodens faktiska huvudfunktion att utgöra en dimensionskod och till en sådan beteckning varken kan eller bör ensamrätt åtnjutas enligt varumärkeslagen.

Handelskammaren finner följaktligen, om än med viss tvekan, att övervägande skäl talar för att färgkoden bör anses inarbetad för Thorsmanbolaget som utstyrsel av vara.

Sveriges Elgrossisters Förening har i sitt intyg den 30 juni 1994 anfört bl.a. följande.

Sveriges Elgrossisters Förening har som branschförening tio medlemsföretag vilkas gemensamma omsättning svarar för ca 90 % av elgrossistbranschens totala omsättning.

På begäran av Thorsman & CO AB får vi intyga att vi är väl förtrogna med den sk Thorsman-pluggen och den färgkod som bolaget under mycket lång tid, över 30 år, använt för att känneteckna olika dimensioner/storlekar på skruvpluggar av plast.

Vi, våra medlemsföretag och deras kunder förknippar färgkoden, bestående av färgerna vit, gul, röd, brun, blå, grön, grå, orange och svart, med pluggar av Thorsmans tillverkning. De aktuella pluggarna har sålunda, till följd av färgkoden, ett kännetecken som är specifikt för Thorsman & CO och som medför att koden förknippas med ett visst företag, nämligen Thorsman & CO AB.

Det finns andra företag som tillverkar pluggar men inget annat företag begagnar oss veterligen samma färgkod bestående av nio olika färger, var och en kännetecknande en viss dimension/storlek. Den aktuella färgkoden är enligt vår mening ett identifikationsmedel eller kännetecken som direkt kan hänföras till Thorsman & CO AB. Skulle en annan tillverkare av pluggar begagna samma färgkod så skulle detta otvivelaktigt skapa förvirring eller åtminstone osäkerhet om produkternas ursprung.

Av Stockholms Handelskammares utlåtande får anses framgå, att färgkoden som sådan - färgerna vit, gul, röd, brun, blå och grön - vid tiden för utlåtandet var väl känd som beteckning för plugg från Thorsman & Co. Utlåtandet och den bakomliggande utredningen har emellertid begränsat bevisvärde när det gäller att bedöma kännedomen om den utökade färgkoden - färgerna vit, gul, röd, brun, blå, grön, grå orange och svart - med hänsyn till att dessa är nästan 20 år gamla. Härtill kommer att utlåtandet och utredningen närmast tar sikte på kännedomen om färgkoden som sådan och inte på kännedomen om var och en av de aktuella färgerna som kännetecken för skruvpluggar av en viss längd.

Intyget utfärdat av Sveriges Elgrossisters Förening får anses ge vid handen att föreningen, dess medlemsföretag och kunder förknippar färgkoden - färgerna vit, gul, röd, brun, blå, grön, grå, orange och svart - med pluggar tillverkade av Thorsman & Co. Även detta intyg synes närmast ta sikte på kännedomen om färgkoden som sådan, trots att det i intyget särskilt anges att var och en av de nio färgerna kännetecknar en viss "dimension/storlek". Vidare bör anmärkas att intyget inte ger någon direkt ledning för att bedöma kännedomen om det sökta märket i omsättningskretsen i övrigt.

Inte heller utredningen i övrigt ger tillräckligt stöd för att var och en av de aktuella färgerna av omsättningskretsen uppfattas som ett kännetecken för en plugg av viss längd.

På grund av det anförda kan inte anses visat att den i målet aktuella färgen förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga som kännetecken för skruvpluggar av den längd som föreliggande ansökan avser.

Per Carlson Göran Andersson Jeanette Bäckvall

Referent

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär B)

LC Visa mer Visa mindre