Domstols Målregister

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen ACTU-ELLE

Ink datum: 1996-09-23

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 305.298

PRV beslutsdag: 1996-08-01

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Förväxlingsbarhet; Märkeslikhet; Ordmärke; Anseendeskydd; Otillbörlig fördel

Tekniska sökord: -

Lagrum: 6 § 2 st, 14 § 1 st 6) varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: bifall

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Hachette Filipacchi Presse

Ombud: Nihlmarks Advokatbyrå AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: E. Tjellesen A/S

Ombud: Stockholms Patentbyrå, AB

Fler Motparter: -

Referat: PBR har funnit det sannolikt att rättighetshavarens varumärke ACTU-ELLE för parfymer m.m. i klass 3 skulle dra otillbörlig nytta av invändarens för tidningar väl ansedda kännetecken ELLE. Registreringen av märket ACTU-ELLE har därför upphävts.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och upphäver registreringen av varumärket 305 298 ACTU-ELLE.

YRKANDEN M.M.

Hachette Filipacchi Presse (Hachette) har vidhållit yrkandet att registreringen av varumärket 305 298 ACTU-ELLE skall upphävas. Hachette har hävdat att deras kännetecken ELLE är inarbetat och väl ansett i Sverige för tidningar och att det sedan flera år även förknippas med kosmetika och parfymer, eftersom tidningen återkommande erbjuder försäljning av sådana varor. Hachette har även anfört att ACTU-ELLE på grund av den slående likheten mellan ELLE och ACTU-ELLE otillbörligt skulle gagnas av det renommé som ELLE förvärvat, och att ELLE skulle riskera att förlora sin särskiljningsförmåga.

E.Tjellesen A/S (Tjellesen) har bestritt ändring av det överklagade beslutet. Tjellesen har gjort gällande att märkena inte är förväxlingsbara och att de har en tidigare rätt till orddelen ELLE i klass 3 genom registreringen 211 519 ELLE LA BELLE.

DOMSKÄL

Enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (VmL) får ett varumärke inte registreras bl.a. om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökning eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs. Ett varumärke skall enligt 6 § första stycket VmL anses förväxlingsbart med ett annat kännetecken endast om det avser varor av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan enligt 6 § andra stycket VmL även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till fårfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Hachette har, oemotsagt, anfört att dess varumärke ELLE vid tiden för Tjellesens ansökan om registrering av varumärket ACTU-ELLE (i juni 1994) var väl känt och inarbetat för tidskrifter. Vad Hachette anfört får anses innefatta ett påstående om att varumärket ELLE då också var väl ansett för tidskrifter, jfr EG-domstolens dom den 14 september 1999 i mål C-375/97 (CHEVY-fallet) enligt vilken kraven för anseendeskydd skall anses vara uppfyllda om ett märke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen (24 och 26 ). Till stöd för sin talan i denna del har Hachette anfört bl.a. att tidskrifterna ELLE och ELLE INTERIÖR under år 1994 hade en upplaga i Sverige om 62 700 respektive 59 900 exemplar, vilka uppgifter lämnats obestridda av Tjellesen. Med hänsyn särskilt till vad som sålunda kommit fram om tidskrifternas upplagor finner Patentbesvärsrätten att varukännetecknet ELLE i Sverige var inarbetat och därmed väl ansett för tidskrifter vid tiden för Tjellesens ansökan om registrering av varumärket ACTU-ELLE.

Tjellesens varumärke ACTU-ELLE avser parfym m.m. i klass 3 medan Hachettes märke alltså är inarbetat för tidskrifter, vilka är hänförliga till klass 16. I varumärkesrättslig mening avser parternas märken följaktligen varor av olika slag. Frågan i målet är således om skyddet för Hachettes varumärke ELLE skall sträcka sig så långt att det föreligger hinder mot registreringen av Tjellesens varumärke ACTU-ELLE vid tillämpning av 14 § första stycket 6 jämförd med 6 § andra stycket VmL.

Bestämmelsen i 6 § andra stycket VmL bygger på artiklarna 4.4 a och 5.2 i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). EG-domstolen har i det ovan nämnda CHEVY-fallet prövat frågan om vad som krävs för att ett varumärke skall ha ett utökat skydd. Men domstolen har ännu inte i något fall prövat hur direktivets regler om det utökade skyddet i övrigt skall tolkas. Högsta domstolen har hittills avgjort ett fall angående det utökade skyddet, se NJA 1995 s. 635 (GAETANOπGALLIANO). Och Regeringsrätten har hittills avgjort två fall som rör det utökade skyddet, se dess domar den 21 mars 2001 i mål nr 4910-1995 (CHAMPIS) och 4439-1996 (SAF). Patentbesvärsrätten har avgjort flera fall som avser det utökade skyddets omfattning.

Det utökade skyddet syftar till att skydda det goodwillvärde som ett väl ansett kännetecken representerar, jfr Patentbesvärsrättens dom den 8 maj 1998 i mål 96-319 (ABSOLUTEπABSOLUT). Ett starkt och självständigt skydd för väl ansedda varukännetecken bidrar i sin tur till känneteckensrättens övergripande ändamål att främja en effektiv konkurrens, jfr SOU 2001:26 s. 265 f. Med hänsyn till ändamålet med det utökade skyddet för väl ansedda varukännetecken bör prövningen ske med utgångspunkt i de centrala rekvisiten enligt vilka användningen av det yngre kännetecknet skall leda till otillbörligt utnyttjande av eller förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

En förutsättning för att användning av ett yngre kännetecken skall kunna leda till otillbörligt utnyttjande av eller förfång för ett väl ansett känneteckens särskiljningsförmåga eller anseende är att det yngre kännetecknet kopplas samman med det äldre kännetecknet. Det säger sig självt att en sådan koppling i praktiken kan komma till stånd endast om det yngre kännetecknet företer likheter med det väl ansedda kännetecknet. Vidare fordras normalt att det väl ansedda kännetecknet i viss utsträckning är känt också inom den omsättningskrets som det yngre vänder sig till.

Förekomsten av likhet är således i och för sig en förutsättning för att användningen av det yngre kännetecknet skall leda till otillbörligt utnyttjande av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Bedömningen av frågan om likhet bör dock enligt Patentbesvärsrättens mening göras inom ramen för prövningen av om användningen av det yngre kännetecknet leder till otillbörligt utnyttjande eller förfång. En bedömning av frågan om likhet som görs fristående från prövningen av otillbörligt utnyttjande eller förfång föreligger riskerar nämligen att sätta de centrala rekvisiten ur spel på ett sätt som inte främjar ändamålet med det utökade skyddet, jfr dock NJA 1995 s. 635. Under alla förhållanden finns det enligt rättens mening inte sakliga skäl att ställa större krav på likhet mellan motstående märken som avser varor av olika slag än märken som avser varor av samma eller liknande slag, jfr SOU 2001:26 s. 267.

Avgörande för det utökade skyddets omfattning bör således vara om användningen av ett yngre kännetecken faktiskt skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel måste anses föreligga så snart den som använder det yngre varukännetecknet drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. På motsvarande sätt måste förfång anses föreligga så snart användningen av det yngre märket leder till skada av någon betydelse med avseende på det väl ansedda varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

En självklar utgångspunkt är att alla omständigheter som ingår i processmaterialet och som har någon betydelse i detta avseende skall kunna beaktas vid prövningen. Frågan om användningen av det yngre kännetecknet skulle leda till otillbörlig fördel eller förfång skall med andra ord avgöras vid en helhetsbedömning på ungefär samma sätt som vid prövning av frågan om förväxling inom ramen för varuslagslikhet, beträffande prövning av den senare frågan jfr EG-domstolens dom i mål C-425/98 (Marca Mode CV ./. Adidas AG) (40) och där gjorda hänvisningar. Av särskild betydelse är graden av likhet mellan de motstående märkena och avståndet mellan de varor eller tjänster som märkena avser samt det väl ansedda varukännetecknets (ursprungliga och förvärvade) särskiljningsförmåga.

En särskild fråga är vilket krav på bevisning som skall ställas för att användningen av ett yngre märke konstituerar otillbörlig fördel eller förfång. EG-domstolen har hittills inte prövat något fall där denna frågan varit föremål för bedömning. Angående bevisning för risken för förväxling inom ramen för varuslagslikhet, se det ovan nämnda Adidas-fallet (39). Enligt Patentbesvärsrättens mening måste det anses tillräckligt att det föreligger omständigheter som gör det sannolikt att användningen av det yngre kännetecknet medför otillbörlig fördel eller förfång. Angående kravet på bevisning, se Patentbesvärsrättens ovan nämnda dom i mål 96-319.

Tjellesens märke ACTU-ELLE innehåller hela Hachettes kännetecken ELLE och är dessutom uppdelat så att märkesdelen ELLE framträder på ett tydligt sätt. Många av de konsumenter som Tjellesens märke vänder sig till finns bland dem som köper Hachettes tidskrifter, särskilt modemagasinet ELLE som i första hand har en kvinnlig läsekrets. Av utredningen framgår att tidskriften ELLE ger stort utrymme åt mode och skönhet samt att tidskriften också återkommande erbjuder försäljning av bl.a. parfym till sina läsare. Vid en användning av ACTU-ELLE för parfym skulle det vid dessa förhållanden ligga nära till hands att dra slutsatsen att det fanns ett samband mellan Tjellesen och Hachette. Vid dessa förhållanden är det sannolikt att Tjellesen vid användning av varumärket ACTU-ELLE för parfym skulle dra otillbörlig nytta av Hachettes väl ansedda kännetecken ELLE.

På grund av det anförda skall registreringen av varumärket ACTU-ELLE upphävas.

Per Carlson Eva Hammar Jeanette Bäckvall

Referent

Skiljaktig;

se prot.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

Patenträttsrådet Hammar är skiljaktig och anför:

Lika med majoriteten finner jag att varukännetecknet ELLE i Sverige var inarbetat och väl ansett för tidskrifter vid tiden för Tjellesens ansökan om registrering av varumärket ACTU-ELLE.

En tillämpning av bestämmelsen i 6 § andra stycket VmL förutsätter att märkeslikhet är för handen. Frågan huruvida märkeslikhet föreligger påverkas bl.a. av hur stor särskiljningsförmågan ursprungligen var hos det väl ansedda varumärket. Märkesordet ELLE, som på franska betyder hon eller henne, får därvid anses ha en svag ursprunglig särskiljningsförmåga för tidningar som vänder sig till kvinnor. Det faller sig vidare naturligt att uttala Tjellesens märke ACTU-ELLE som ett ord, actuelle, eftersom märkesdelen ACTU inte utgör något ord för sig. Man kan inte heller säga att orddelen ELLE dominerar i märket. Elle är vidare ett ord som är naturligt på kosmetikaområdet med den betydelse det har på det franska språket. Sammantaget finner jag att det inte föreligger sådan likhet mellan märkena att det kan antas att köpare av de produkter i klass 3 som varumärket ACTU-ELLE avser i första hand associerar det varumärket till det för tidningar välkända varukännetecknet ELLE. Jag finner därför att det inte är sannolikt att Tjellesens varumärke ACTU-ELLE skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för den särskiljningsförmåga eller det anseende som det motanförda varukännetecknet ELLE för tidningar äger.

Hachette har även åberopat sin varumärkesansökan 88-4309 ELLE, för bl.a. samtliga varor i klass 3, med tidigare ansökningsdag än Tjellesens varumärke ACTU-ELLE. Något utökat skydd på grund av användning av det märket har inte gjorts gällande. Varumärkesansökningen 88-4309 är numera delad. Klass 3 har därvid erhållit ansökningsnummer 99-6342. Mellan Hachettes märke enligt varumärkesansökningen och Tjellesens varumärke föreligger varuslagslikhet. Enligt min mening föreligger av de skäl som redovisats ovan dock inte sådan likhet mellan märkena att de kan anses förväxlingsbara. Den omständigheten att nämnda ansökan ännu inte avgjorts slutligt bör därför inte hindra registrerbarhetsprövningen i förevarande mål.

På grund av det anförda bör invändarens talan inte bifallas.

Som ovan

Eva Hammar

Prot. uppvisat den 2001/

PC

EE Visa mer Visa mindre