Domstols Målregister

Målet gäller: Upphävande av varumärkesregistreringen TERRACULT.

Ink datum: 1998-03-31

Reg datum: -

Överklagat: 2000-08-02

PRV:s nummer: 320.667

PRV beslutsdag: 1998-02-27

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: 5668-2000

Beslut: Ej prövningstillstånd

Klass: -

Juridiska sökord: Vml 14 § 1 st 7) ond tro, vetskap

Tekniska sökord: -

Lagrum: -

Måltyp: varumärke

Utgång: bifall

Beslutskategori: intressant

Klagande

Klagandetyp: invändare

Namn: Culterra Holland B.V.

Ombud: Albihns Patentbyrå Stockholm AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: LB med firma TERRACULT

Ombud: Lars Lundberg, Grönberg & Flinck Advokatbyrå HB

Fler Motparter: -

Referat: I motsats till PRV fann PBR att rättighetshavarens varumärke TERRACULT för olika slags gödselmedel, komposter m.m. i klass 1 samt konsulttjänster med anknytning till varorna, klass 42, var förväxlingsbart med invändarens varukännetecken CULTERRA för gödselmedel, humus m.m. CULTERRA var registrerat internationellt, i Danmark och i Sverige som varumärke. PBR fann att rättighetshavaren vid ansökningstillfället måste ha haft vetskap om invändarens användning av sitt varukännetecken i utlandet. Rättighetshavaren hade inte gjort gällande att han använt sitt märke innan invändaren tog sitt varukännetecken i bruk. Då hinder enligt 14 § 1 st 7) vml följaktligen förelegat mot registreringen av märket TERRACULT upphävde PBR denna registrering. En ledamot var skiljaktig och fann att

Referat fortsättning : varumärket TERRACULT inte var förväxlingsbart med varukännetecknet CULTERRA och lämnade, då 14 § 1 st 7) vml sålunda inte var tillämplig, överklagandet utan bifall.

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer Patentverkets beslut och upphäver varumärkesregistreringen 320.667 TERRACULT.

YRKANDEN M.M.

Invändaren har i Patentbesvärsrätten vidhållit att registreringen av varumärket 320.667 TERRACULT skall hävas på den grunden att hinder för registrering av märket föreligger enligt bestämmelsen i 14 § första stycket 7) varumärkeslagen (Vml).

Rättighetshavaren har bestritt ändringsyrkandet och därvid gjort gällande att märket inte är förväxlingsbart med invändarens varukännetecken CULTERRA. I och för sig har rättighetshavaren vitsordat kännedom vid ansökningstillfället i april 1996 om invändarens användning av sitt varukännetecken för varuslaget gödsel för trädgårdsbruk och för tjänster med anknytning till denna vara. Rättighetshavaren har emellertid gjort gällande att invändarens användning i Sverige av varukännetecknet inte uppfyller kravet på användning enligt 14 § första stycket 7) Vml. För det fall att Patentbesvärsrätten skulle finna att rättighetshavarens märke med den i Patentverkets beslut intagna varuförteckningen är förväxlingsbart med invändarens varukännetecken har rättighetshavaren i andra hand inskränkt förteckningen på så sätt att den skall omfatta dels varorna "kemikalier för skogs- och jordbruk, nämligen kalk- och gödselmedel, framställda som naturliga", klass 1, och dels de i verkets beslut upptagna konsulttjänsterna med undantag av dem inom trädgård, klass 42.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

Parternas talan

Parterna har till utveckling av sin talan uppgett bl.a. följande i Patentbesvärsrätten.

Invändaren:

Bolaget Culterra Holland B.V. bildades den 1 september 1963 och dess firma inregistrerades den 21 juli 1964 i det nederländska handelsregistret. Invändarbolagets verksamhet omfattar enligt registreringen grossist- och detaljförsäljning jämte import och export av organiskt och oorganiskt gödsel samt förbättrad jord för odling, konsulttjänster beträffande odling i vidaste mening, etablering och deltagande i bolag med samma eller närliggande inriktning, export av blomsterlökar, snittblommor och produkter från plantskolor samt kompostering och handel med kompost. – Invändarens varumärke CULTERRA för organiskt och oorganiskt gödsel, humus samt förbättrad jord för odling är registrerat dels internationellt 1985, dels i Danmark 1995 och dels i Sverige 1999, reg.nr 329.773. Invändaren har uppgett att bolaget aktivt använder sitt varukännetecken CULTERRA på den utländska marknaden och har hänvisat till den nyssnämnda internationella varumärkesregistreringen.

Invändaren har vidare uppgett att etableringen på den skandinaviska marknaden började i Danmark och fortsatte sedan i Sverige, där invändaren från oktober 1994 och under de närmast följande åren tog kontakt med olika företag inom branschen. Vidare skedde testförsäljningar under 1994, bl.a. till Svenska Lantmäns Ekonomiska Förening. I mars 1996 ägde den första leveransen av fyra ton gödsel rum.

Invändaren anlitade företaget Market Link Scandinavia AB i Malmö för att komma i kontakt med potentiella återförsäljare av invändarens produkter. Det första mötet mellan invändaren och rättighetshavaren skedde den 30 november 1995 i Stockholm sedan Market Link som ett led i en pågående marknadsundersökning hade kontaktat rättighetshavaren. Denne hade vid det avtalade mötet kännedom om att CULTERRA var invändarens varukännetecken. Den 25 april 1996 fick invändaren veta att rättighetshavarens firma Terracult hade registrerats. Dagen därpå sände invändaren ett brev till rättighetshavaren och påtalade att firman Terracult var alltför likt invändarens firma och varumärke och att detta förhållande skulle komma att avsevärt försvåra affärsförbindelserna mellan dem.

Invändaren har framhållit att rättighethavarens märke avser varor och tjänster inom exakt samma område som omfattas av invändarens varukännetecken. Den i andra hand gjorda inskränkningen i varuförteckningen ändrar inte detta förhållande. Vidare har invändaren gjort gällande att det finns en tydlig fonetisk och visuell likhet mellan dennes varukännetecken och rättighetshavarens märke, även om ordleden i de två beteckningarna framstår som omkastade. Enligt invändaren torde det vara praktiskt taget omöjligt för omsättningskretsen att skilja mellan det sökta märket och invändarens varukännetecken.

Invändaren har i Patentbersvärsrätten bl.a. givit in och åberopat kopior av dels faktura den 3 november 1994 till Svenska Lantmäns Ekonomiska förening avseende leverans av gödsel och dels skriftliga bokningar av potentiella återförsäljare under tiden från oktober 1994 till september 1996 för att styrka användningen i Sverige av sitt varukännetecken CULTERRA.

Rättighetshavaren:

Rättighetshavaren har som grund för sitt bestridande anfört att han inte kände till invändarens testförsäljning 1994 till Svenska Lantmäns Ekonomiska Förening eller invändarens kontakter samma år med potentiella återförsäljare i Sverige. Vid tidpunkten för ansökan i målet hade rättighetshavaren inte någon annan kunskap om invändarens verksamhet i Sverige än den information som rättighetshavaren fått före och på mötet den 30 november 1995 med företrädare för invändaren. Vid detta möte talade rättighetshavaren om för invändaren att han avsåg att bedriva sin verksamhet under firman Terracult. Rättighetshavaren fick då även veta att invändarens verksamhet var inriktad på produkten gödsel för trädgårdsbruk. Det framgick också att invändaren under hösten 1995 hade haft kontakt med några andra svenska företag rörande försäljning inom trädgårdsbranschen. Innan mötet hade rättighetshavaren ingen kännedom om invändarens verksamhet vare sig i Sverige eller i utlandet. Rättighetshavaren har vidare gjort gällande att invändarens användning av varukännetecknet CULTERRA i Sverige inte har varit av det slag som avses med användning i bestämmelsen i 14 § första stycket 7) Vml. De åtgärder som invändaren vidtagit för att finna återförsäljare och de enstaka testförsäljningar som förekommit har inte varit annat än försök av invändaren att utsträcka sin verksamhet till den svenska marknaden.

Rättighetshavaren har även bestritt att det sökta märket är förväxlingsbart med invändarens varukännetecken på följande skäl. Det föreligger inte likhet mellan rättighetshavarens och invändarens varor och tjänster. De varor och tjänster som rättighetshavarens märke avser gäller naturliga gödselmedel för jord- och skogsbruk, vilka består av restprodukter av slagg och skiljer sig därigenom från de naturliga gödselmedel för trädgårdsbruk som invändaren under sitt varukännetecken tillhandahåller i sin verksamhet. Därtill kommer att det inte heller föreligger någon förväxlingsbar likhet mellan märkesordet TERRACULT och beteckningen CULTERRA.

Patentbesvärsrättens bedömning

Enligt bestämmelsen i 14 § första stycket 7) Vml får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk. En varumärkesregistrering som kommit till stånd trots att det förelegat hinder härför skall enligt bestämmelsen i 21 § samma lag upphävas efter invändning.

Den grundläggande förutsättningen för tillämpningen av 14 § första stycket 7) Vml i målet är således att rättighetshavarens märke är förväxlingsbart med det av invändaren motanförda varukännetecknet. Ett varumärke är enligt huvudregeln förväxlingsbart med ett annat äldre märke om det yngre märket är identiskt med eller liknar det äldre (märkeslikhet) och om märkena avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag (varuslagslikhet).

Vad gäller varuslagslikheten finner Patentbesvärsrätten att de varor och tjänster som rättighetshavarens märke avser (bl.a. gödselmedel, organiska som oorganiska, för skogs- och jordbruk samt trädgård och konsulttjänster inom samma område) är identiska med sådana varor och tjänster på trädgårdsområdet som rättighetshavaren i målet medgett att han känt till att varukännetecknet CULTERRA användes för. Även med den begränsning av varuförteckningen som rättighetshavaren gjort i andra hand föreligger i varumärkesrättslig mening nära varuslagslikhet.

Vad härefter gäller märkeslikheten mellan de motstående kännetecknen TERRACULT och CULTERRA ger dessa ett klart intryck av att vara bildade av i sak samma ordelement som satts samman i en omvänd ordning. Därtill bidrar främst att ordleden terra i båda fallen lätt urskiljs som det latinska ordet för jord eller mark. Beståndsdelarna -cult respektive cul- i förening med huvudleden terra är i det föreliggande varusammanhanget båda ägnade att sättas i samband med ord som kultur, kultivera och liknande med ursprung i det latinska ordet cultura. De båda kännetecknen förmedlar således också ett väsentligen överensstämmande suggestivt budskap med avseende på de aktuella varorna och tjänsterna.

Det förhållandet att orddelarna i parternas kännetecken förekommer i en omvänd ordning innebär självfallet att beteckningarna visuellt och fonetiskt skiljer sig ifrån varandra. Dessa skillnader framträder emellertid tydligast när de båda kännetecknen kan iakttas samtidigt, men i mindre grad när en direkt sådan jämförelse inte kan göras. I en köpsituation förhåller det sig i praktiken oftast på det viset att kunden inte har kännetecknen samtidigt för ögonen utan gör sina överväganden utifrån den minnesbild som denne har av en vara och dess benämning från ett tidigare köptilfälle eller från en marknadsföringsaktivitet som denne tidigare tagit del av. I sådana situationer får det i förevarande fallet anses avgörande för förväxlingsrisken främst att de båda kännetecknen som nyss framhållits består av i sak samma sammansättningsleder med ordet terra som den överordnade beståndsdelen samt att beteckningarna språkligt skapar samma associationer till de aktuella varorna och tjänsterna. Sammantaget framstår därför de båda kännetecknen som inte obetydligt lika varandra. Med beaktande av att det i varumärkesrättslig mening är fråga om identiska eller väsentligen samma varuslag finner Patentbesvärsrätten vid en helhetsbedömning att märket TERRACULT i sig är att anse som förväxlingsbart med invändarens kännetecken CULTERRA.

Fråga är därefter om övriga förutsättningar är uppfyllda för att registreringshinder skall föreligga enligt 14 § första stycket 7) VmL, i första hand om invändaren vid tiden för ansökningen i april 1996 använde kännetecknet CULTERRA och i så fall om rättighetshavaren känt till detta.

Invändaren har i målet framhållit att bolaget etablerat sig i Holland redan 1964 med verksamhet inom området för grossist- och detaljhandelsförsäljning av bl.a. gödselprodukter samt att beteckningen CULTERRA registrerats genom en internationell varumärkesregistrering 1985 och senare genom en registrering i Danmark 1995. Invändaren har vidare framhållit att rättighetshavaren fått vetskap om bolagets verksamhet på den utländska marknaden vid ett möte mellan parterna som ägde rum i Stockholm den 30 november 1995. Mötet ingick som ett led i invändarens 1994 påbörjade aktiviteter med syfte att etablera försäljning av sina produkter i Sverige och som bl.a. innefattat en provleverans till ett svenskt företag. Rättighetshavaren har i målet vitsordat invändarens uppgift om att nyssnämnda möte ägt rum mellan parterna och att han då fått klart för sig att CULTERRA användes som ett kännetecken av invändaren, dock inte för något annat varuslag än gödselprodukter för trädgårdbruk och därmed sammanhängande tjänster och inte på den svenska marknaden. Rättighetshavaren har för egen del hävdat att de åtgärder som invändaren vidtagit för att etablera försäljning i Sverige ej utgjort användning i den i 14 § första stycket 7) VmL angivna meningen.

Genom de uppgifter som parterna lämnat i målet är klarlagt att invändaren vid tidpunkten för rättighetshavarens ansökan i april 1996 redan använde kännetecknet CULTERRA för varor och tjänster på de områden som är aktuella i målet och att rättighetshavaren sedan i november 1995 haft kännedom om detta i vart fall när det gäller produkter och tjänster hänförliga till trädgårdssektorn. Det förhållandet att någon reell känneteckensanvändning inte kommit till stånd på den svenska marknaden saknar för bedömningen självständig betydelse. Rättighetshavaren har inte för egen del hävdat att denne tagit sitt märke i bruk före invändaren. Vid angivna förhållanden har hinder mot registrering av märket TERRACULT förelegat enligt bestämmelsen i 14 § första stycket 7) VmL. Registreringen 320.667 skall därför upphävas.

Alf Linder Stig Bragnum Eva Hammar

Referent

Skiljaktig;

se prot.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

Vid fortsatt enskild överläggning beslutar rätten dom.

Patenträttsrådet Bragnum är skiljaktig i fråga om bedömningen av förväxlingsbarheten i målet och anför:

Jag ansluter mig till majoritetens bedömning av varuslagslikheten. Därefter är mina skäl följande.

Beträffande märkeslikheten så kan bägge märkesorden sägas sönderfalla i två delar, TERRA och CULT respektive CUL och TERRA. Ordet TERRA är latin och betyder bl.a. jord, mark eller mull. I det svenska språket återfinns terra i olika sammansättningar med anknytning till jord och mark, t.ex. terass, terassera och terassodling. Ordledet CULT respektive CUL får här närmast uppfattas som en förkortning av det latinska ordet cultura, som bl.a. betyder odling. På svenska finns ordet med begynnelsebokstaven k i former som kultur och kultivera, vilka används bl.a. som synonym till odling respektive odla.

Särskiljningsförmågan hos rättighetshavarens märke TERRACULT och invändarens varukännetecken CULTERRA får bedömas som begränsad då beteckningarna inte är utan deskriptiva inslag för avsedda varor och tjänster. I målet har inte hävdats att skyddsomfånget för varukännetecknet CULTERRA skulle vara utvidgat på den grunden att kännetecknet blivit allmänt känt i omsättningskretsen på den svenska marknaden.

Mellan orden i märket TERRACULT och varukännetecknet CULTERRA finns en klar och tydlig fonetisk skillnad. Därvid märks att såsom ordet CULTERRA är stavat kan bokstaven U i detta ord uttalas med såväl kort och mörkt u-ljud som ljust och långt sådant ljud. Vidare är den visuella skillnaden mellan orden påtaglig och lätt iakttagbar. Den understryks av att ordleden TERRA och CULT i TERRACULT i omvänd ordning inte i sin helhet återfinns i ordet CULTERRA eftersom bokstaven T antingen som sista bokstav i CULT eller som första i TERRA inte ingår i detta ord.

Även om ordleden TERRA och CULT i rättighetshavarens märke inte i sin helhet återfinns i invändarens varukännetecken är det likväl inte uteslutet att varukännetecknet vid en hastig läsning kan uppfattas som om det är bildat av dessa ordled i omvänd ordning. Detta i förening med vad terra och cult betyder medför att det inte går att utesluta att en viss risk finns för association mellan märket och varukännetecknet i omsättningskretsen. Någon undersökning i konsumentledet hur påtaglig en sådan risk kan vara har emellertid inte förebringats i målet. Med hänsyn till den tidigare konstaterade skillnaden mellan orden i märket och i kännetecknet och då annat inte har visats är det min uppfattning att risken för att association som nu sagts skall uppstå i omsättningskretsen får antas vara liten.

Vid en helhetsbedömning av vad sålunda förevarit i frågan om förväxlingsbarheten finner jag att varumärket TERRACULT får anses skilja sig tillräckligt från varukännetecknet CULTERRA för att inte vara förväxlingsbart med detta. Då förutsättning för tillämpning av bestämmelsen i 14 § första stycket 7) varumärkeslagen följaktligen inte föreligger finner jag att överklagandet skall lämnas utan bifall.

Överröstad när det gäller bedömningen av förväxlingsbarheten är jag ense med majoriteten i övriga frågor.

Som ovan

Stig Bragnum

Prot. uppvisat de 2000/

AL

EE Visa mer Visa mindre