Domstols Målregister

Målet gäller: Registrering av ett färgmärke (rosa färgnyans)

Ink datum: 1999-01-11

Reg datum: -

Överklagat: -

PRV:s nummer: 95-10245

PRV beslutsdag: 1998-10-27

Överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen

Mål nr: -

Beslut: -

Klass: -

Juridiska sökord: Färgmärke; Särskiljningsförmåga

Tekniska sökord: -

Lagrum: 1 § 2 st och 13 § 1 st varumärkeslagen (1960:644)

Måltyp: varumärke

Utgång: avslag

Beslutskategori: vägledande

Klagande

Klagandetyp: sökande

Namn: Owens Corning Corporation (tidigare Owens-Corning Fiberglas Corporation)

Ombud: Ström & Gulliksson AB

Fler Klagande: -

Motpart

Namn: -

Ombud: -

Fler Motparter: -

Referat: PBR har funnit att ett tecken som utgörs av en enstaka färg, utan begränsning till någon särskild märkesutforming , får anses i sig kunna ansesutgöra ett varumärke enligt 1 § VmL. För att ett varumärke som består av en enstaka färg skall anses ha en ursprunglig sådan särskiljningsförmåga som krävs enligt 13 § VmL krävs dock enligt domstolen mycket speciella omständigheter, exempelvis att färgnyansen som sådan får uppfattas vara mycket ovanlig eller att den framstår så i det aktuella sammanhanget. Det i målet aktuella varumärket färgen rosa för isoleringsmaterial, ansågs sakna sådan inneboende särskiljningsförmåga. Inte heller var i målet visat att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Referat fortsättning : -

Text: DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Sökanden har i Patentbesvärsrätten yrkat bifall till ansökningen och har gjort gällande att det sökta varumärket genom omfattande användning förvärvat den särskiljningsförmåga som enligt 13 § varumärkeslagen (VmL) krävs för varumärkesregistrering. I andra hand har sökanden med åberopande av märkets registrering i hemlandet USA yrkat bifall till ansökningen med tillämpning av 2 § förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. (telle-quelle-regeln).

DOMSKÄL

Det med ansökningen avsedda tecknet utgörs av en enstaka färg, färgen rosa i en viss nyans, utan begränsning till någon särskild märkesutformning. Det är därmed fråga om den aktuella färgnyansen som sådan, vilken i ansökningen är återgiven genom ett kvadratiskt färgprov på papper och preciserad genom uppgift om att den motsvarar färgbeteckningen Pantone 196. Märket är avsett för glasfiberisoleringsmaterial i klass 17.

Fråga i målet är till en början om ett ”färgmärke” som det aktuella uppfyller de grundläggande kriterier som i 1 § VmL ställs upp för att utgöra ett varumärke i lagens mening. Om det är fallet är frågan om märket som det är utfört besitter den – inneboende eller genom användning förvärvade – särskiljningsförmåga som krävs enligt 13 § första stycket VmL.

Enligt 1 § andra stycket i dess ändrade lydelse från och med den 1 januari 1993, då anpassningen av VmL genomfördes till EG:s varumärkesdirektiv (89/104 EEG), kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja de varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Bestämmelsen är till sitt sakliga innehåll överensstämmande med artikel 2 i varumärkesdirektivet.

Färger som sådana förekommer inte i den uppräkning av tecken i 1 § VmL (eller i artikel 2 i varumärkesdirektivet) som kan utgöra varumärken. Det följer emellertid av ordalydelsen att uppräkningen inte är avsedd att vara uttömmande. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen i VmL (prop. 1992/93 s.71) framhölls också att ordet tecken i enlighet med varumärkesdirektivet var avsett att förstås i en vid betydelse och att bl.a. en kombination av färger eller rent av bara en färg i sig torde kunna utgöra varumärken. Ett likartat – i och för sig inte bindande – uttalande har i fråga om artikel 2 i varumärkesdirektivet gjorts i en deklaration ”Joint Statements” av Rådet och Kommissionen (se OJ OHIM 5/96 s. 607).

Frågan om en färg utgör ett tecken registrerbart som varumärke har tidigare prövats av Patentbesvärsrätten genom en serie domar den 27 juni 1997 (mål 95-573 m.fl.) där frågan i respektive mål var om färgen på en s.k. skruvplugg av viss beskaffenhet (Thorsman-målen). Domstolen kom mot bakgrund av uttalandena i förarbetena till slutsatsen att något principiellt hinder inte förelåg mot att en färg kan utgöra varumärke enligt 1 § VmL. Regeringsrätten har efter överklagande i dom den 6 oktober 2000 (mål 5006/97 m.fl.) inte uttalat annan uppfattning i den frågan.

I tillämpningen av artikel 4 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, som sakligt överensstämmer med artikel 2 varumärkesdirektivet, har besvärskamrarna vid den europeiska varumärkesmyndigheten, OHIM, i ett flertal avgöranden uttalat att en enstaka färg som sådan kan utgöra tecken som enligt artikel 4 är möjligt att registrera som gemenskapsvarumärke. (Jfr t.ex. beslutet i ärendet R 122/1998-3 den 18 december 1998 (coulor light green), den 29 februari 2000 i ärendet R 342/1999-2 (coulor blue) och beslutet den 22 juni 2000 i ärendet R 379/1999-1 (colour yellow).

Även domstolar i andra länder inom EU, såsom i Tyskland och Storbritannien, har med tillämpning av direktivanpassad nationell lagstiftning bedömt frågan på motsvarande sätt.

Ställningstagandet i Thorsman-målen om att en färg som sådan i princip är registrerbar som varumärke stämmer därmed med nationell europeisk praxis och med den besvärskammarpraxis som etablerats vid OHIM vid tillämpningen av motsvarande artikel 4 i EG:s varumärkesförordning. Det färgmärke som är aktuellt i det nu förevarande målet får mot angiven bakgrund anses i sig kunna utgöra ett varumärke enligt 1 § VmL.

Av 13 § första stycket VmL följer att ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande skall i och för sig inte anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

I Thorsman-målen uttalade domstolen vid prövningen enligt 13 § första stycket VmL att ett märke som består av endast en viss färg i allmänhet torde sakna inneboende särprägel för varor eller tjänster som det avser. Bl.a. framhölls att en köpare av en vara med en viss färg inte i första hand uppfattar färgen som ett kännetecken utan i stället som en del av varans formgivning.

Den registreringspraxis i fråga om färgmärkens särskiljningsförmåga som med tillämpning av artikel 7 (1) och (3) EG:s varumärkesförordning utbildats vid OHIM genom dess besvärskamrar har utvecklats i samma riktning. De olika besvärskamrarna har i flertal ärenden prövat frågan huruvida en enstaka färg i sig har inneboende särskiljningsförmåga för sökta varor och tjänster. Generellt har kamrarna – såsom i de ovan anmärkta besluten – uttalat att en enstaka färg i allmänhet saknar inneboende särskiljningsförmåga. Kamrarna har framhållit att konsumenterna normalt inte drar någon slutstats om en varas ursprung på basis av varans eller en förpacknings färg bl.a. eftersom färger normalt inte används i ett sådant syfte i praktiken.

I sak samma synsätt har kommit till uttryck i exempelvis tysk administrativ domstolspraxis.

Patentbesvärsrätten finner, i likhet med vad domstolen uttalade i Thorsman-målen och i likhet med den registreringspraxis som utvecklats bl.a. vid OHIM, att det krävs mycket speciella omständigheter för att ett varumärke som består av en enstaka färg skall anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga. För detta talar det förhållandet att konsumenter inte är vana vid att betrakta färger på varor och förpackningar eller i samband med marknadsföring i annan form som annat än normala företeelser i handeln med varor och tjänster. Ett märke som består endast av en enstaka färg måste således i allmänhet anses sakna inneboende särskiljningsförmåga. Endast i mer sällsynta undantagsfall, exempelvis när en färgnyans som sådan framstår som mycket ovanlig eller när den framstår så i det aktuella sammanhanget, torde en färg i sig anses kunna vara ägnad att uppfattas som kännetecken.

Färgnyansen i sökandens märke kan inte anses vara särskilt ovanlig utan framstår väsentligen som en rosa kulör i största allmänhet. Det är vidare på det aktuella varuområdet normalt att tillverka isolermaterial avsett för isolering av byggnader i skilda färgnyanser. Även den som inte tidigare konfronterats med en rosa färgnyans i sammanhanget får anses sakna anledning att utan vidare uppfatta den som ett uttryck för varans kommersiella ursprung. Märket saknar således inneboende särskiljningsförmåga.

Sökanden har i målet hävdat att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning och har till stöd för detta i huvudsak anfört följande. Bolaget introducerade 1956 i USA färgen rosa för isoleringsmaterial av glasfiber. Det udda färgvalet hade till syfte att särskilja bolagets produkt från dess konkurrenters. Produkten har genomgående och konsekvent marknadsförts som ”det rosa isoleringsmaterialet”. Sökandens isoleringsmaterial i färgen rosa har genom en licenstagare, Rockwool AB, marknadsförts i Sverige sedan 1989. Nettoförsäljningen har mellan åren 1989 och 1998 varierat mellan ca 4 800 000 USD och 8 100 000 USD. Produkten skiljer sig genom sin färg från övriga på marknaden förekommande produkter, som oftast är tillverkade i gul färg. Vidare är kundkretsen tämligen snäv. Den består främst av personer inom byggbranschen. För det fall att sökandens varumärke inte anses vara inarbetat i Sverige måste den användning som skett i utlandet tillmätas avgörande betydelse. Märket är registrerat i ett flertal länder, bl.a. England, USA, Frankrike, Benelux och har även registrerats som EG-varumärke.

Sökanden har åberopat i Patentverket ingivet marknadsföringsmaterial i form av broschyrer och annat som utvisar hur märket använts i Sverige samt två i Patentbesvärsrätten ingivna skriftliga intyg. Det ena intyget är utfärdat av Michael Belton, vice president i den Europeiska Sammanslutningen av tillverkare av isoleringsmaterial m.m. (EXIBA). Belton uppger att färgen rosa genom omfattande användning blivit väl känd på den svenska marknaden för isoleringsmaterial i glasfiber från en viss bestämd tillverkare (Rockwool AB). Det andra intyget är utfärdat av Rodney A. Nowland, ”assistant secretary” hos sökandebolaget. Till det senare intyget har fogats ett omfattande material om användningen av och kännedomen om märket i USA.

Av de uppgifter sökanden lämnat i målet framgår att bolaget genom ett svenskt företag som licenstagare marknadsfört isoleringsprodukter utförda i den rosa färgnyans som ansökningen avser på den svenska marknaden sedan slutet av 1980-talet och att försäljningen haft en inte helt obetydlig omfattning här i landet. Det går emellertid inte att av utredningen dra någon slutsats om hur vanligt förekommande sökandens produkter är på den svenska marknaden eller vad försäljningen innebär i fråga om marknadsandelar här i landet. Det går följaktligen inte heller att av utredningen dra någon slutsats i frågan i vad mån och i vilken omfattning användningen av den aktuella färgnyansen på varorna eller i samband med annan marknadsföring lett till att den kommit att av företag och personer verksamma inom byggsektorn uppfattas som ett kännetecken för sökandens varor. Den utredning som föreligger om märkets användning i USA saknar koppling till den svenska marknaden. Vid angivna förhållanden har i målet inte visats att märket förvärvat den särskiljningsförmåga som enligt 13 § första stycket VmL krävs för registrering.

Av bestämmelsen i 2 § andra stycket förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. följer att hinder på samma grunder föreligger mot registrering enligt telle-quelleregeln.

På grund av det anförda skall överklagandet inte bifallas.

Alf Linder Eva Hammar Jeanette Bäckvall

Referent

Enhälligt

LC

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

Visa mer Visa mindre